專利侵權(quán)糾紛中時常會遇到一類問題，明明侵權(quán)技術(shù)與涉案專利保護(hù)技術(shù)相近，卻不適用于等同原則，進(jìn)而使專利權(quán)人在專利糾紛中頻頻敗訴，這不得不提及侵權(quán)判定中等同原則的限制之一——捐獻(xiàn)原則。

捐獻(xiàn)原則是專利侵權(quán)判定中的一項法律原則，其可以表述為，如果專利權(quán)人在專利說明書中公開了某個實施方案，但在專利申請的審批過程中沒有將其納入或試圖將其納入權(quán)利要求的保護(hù)范圍，則該實施方案被視為捐獻(xiàn)給了公眾，當(dāng)專利申請被授權(quán)后，專利權(quán)人在主張專利權(quán)時不得試圖通過等同原則等將其重新納入權(quán)利要求的保護(hù)范圍。

背景：1982年美國聯(lián)邦巡回上訴法院 （CAFC）成立后，在專利侵權(quán)判定中對等同原則的適用較為寬松，使得此后十多年間出現(xiàn)了專利權(quán)人獲得等同侵權(quán)判決過分容易的傾向。為了平衡專利權(quán)人和公眾的利益，CAFC開始創(chuàng)立一系列司法規(guī)則來限制等同原則的適用。

捐獻(xiàn)原則在中國：

2010年1月1日起施行的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第5條規(guī)定了捐獻(xiàn)原則：對于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持。

案例1：

涉案專利（ZL95117811.3）權(quán)利要求1：“一種防治鈣質(zhì)缺損的藥物，其特征在于：它是由下述重量配比的原料制成的藥劑：活性鈣4-8份，葡萄糖酸鋅0.1-0.4份，谷氨酰胺或谷氨酸0.8-1.2份?！?/p>

被控侵權(quán)方產(chǎn)品（葡萄糖酸鈣鋅口服溶液）：每10ml含葡萄糖酸鈣600mg、葡萄糖酸鋅30mg、鹽酸賴氨酸100mg。

捐獻(xiàn)原則相關(guān)案情：專利權(quán)人原始申請文本記載為可溶性鈣劑，同時在權(quán)利要求2中限定可溶性鈣劑是葡萄糖酸鈣、氯化鈣、乳酸鈣、碳酸鈣或活性鈣，實審階段，審查員認(rèn)為“可溶性鈣范圍較寬，申請人僅對其中的“葡萄糖酸鈣”和“活性鈣”提供了配制藥物的實施例，對于其它的可溶性鈣劑沒有提供配方和效果實施例，所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員難于預(yù)見其它的可溶性鈣劑按本發(fā)明進(jìn)行配方是否也能在人體中發(fā)揮相同的作用”，最終，申請人將活性鈣限定至權(quán)利要求1中（也即葡萄糖酸鈣屬于專利權(quán)人在專利授權(quán)程序中放棄的技術(shù)方案，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)為其與權(quán)利要求1中記載的“活性鈣”技術(shù)特征等同而將其納入專利權(quán)的保護(hù)范圍）。

結(jié)果：被控侵權(quán)產(chǎn)品沒有侵犯涉案專利的專利權(quán)。

案例2：

涉案專利（ZL200610049700.5）權(quán)利要求1：1、布塑熱水袋的加工方法，布塑熱水袋由袋體、袋口和袋塞所組成， 所述的袋體有內(nèi)層(4)、外層(3)和保溫層(5)，在袋體的邊緣有粘合 邊(6)，所述的袋塞是螺紋塞座(8)和螺紋塞蓋(9)，螺紋塞座(8) 的外壁有復(fù)合層(8′)，螺紋塞蓋(9)有密封墊片(10)，袋塞(2)中 的螺紋塞座(8)是聚丙烯材料，復(fù)合層(8′)是聚氯乙烯材料，密封 墊片(10)是硅膠材料所制成，其特征在于：

第一步：首先取內(nèi)層、保溫層以及外層材料；

……

第十步：將密封墊片(10)和螺紋塞蓋(9)互相裝配后旋入螺紋塞座(8)中；

第十一步：充氣試壓檢驗，向熱水袋中充入壓縮空氣進(jìn)行耐壓試驗；

第十二步：包裝。

被控侵權(quán)方被訴侵權(quán)方法：第8、10步驟分別與涉案專利第11、10步驟內(nèi)容相同，但順序不同。

案情：涉案專利說明書記載：

第十步：將密封墊片10和螺紋塞蓋9互相裝配后旋入螺紋塞座8中；但也可以試壓后旋入塞蓋。

第十一步：充氣試壓檢驗，向熱水袋中充入壓縮空氣進(jìn)行耐壓試驗；耐壓試驗的壓力一般為0.5kg/cm2，或者略大于該壓力。

也即說明書中記載了兩步驟可以改變順序，但由于未包含在權(quán)利要求書保護(hù)范圍內(nèi)，因此，該技術(shù)方案視為捐獻(xiàn)給社會。

結(jié)果：被控侵權(quán)產(chǎn)品的方法沒有侵犯涉案專利的專利權(quán)。

由此可見，若相關(guān)技術(shù)在說明書未記載，在后續(xù)侵權(quán)判定中可能適用等同原則。但若說明書已記載（譬如包含并列的實施例），卻未包含在權(quán)利要求保護(hù)的范圍內(nèi)，則在侵權(quán)糾紛中將被視為捐獻(xiàn)給公眾，而不適用等同原則。故而對于專利權(quán)人而言，這便要求在專利原始文本撰寫以及答復(fù)時，務(wù)必把握技術(shù)的公開與權(quán)利要求范圍得以支撐之間的平衡性，而對于被控侵權(quán)方而言，捐獻(xiàn)原則卻也是一把可以讓自己從專利糾紛中抽身而出的利器。

不得不說，捐獻(xiàn)原則是對等同原則的限制，卻也是對專利公開性的一種保證，它在一定程度上避免了等同原則對于專利權(quán)人的偏愛，避免了專利權(quán)的無限度擴(kuò)大，又在另一方面保護(hù)到了社會公眾利益，促成了專利權(quán)人與公眾利益的動態(tài)平衡。