初審補(bǔ)正是每個(gè)代理人都會(huì)遇到的事情,那么什么是初審補(bǔ)正呢?如何減少初審補(bǔ)正的產(chǎn)生呢?
要明白初審補(bǔ)正,就要從初步審查說起。對(duì)于發(fā)明的初步審查,是指審查專利申請(qǐng)是否具備專利法第26條規(guī)定的文件和其他必要的文件,這些文件是否符合規(guī)定的格式,并審查下列各項(xiàng):發(fā)明專利申請(qǐng)是否明顯屬于專利法第5條、25條規(guī)定的情形,是否不符合專利法第18條、19條第1款、20條第1款或者細(xì)則第16條、26條第2款的規(guī)定,是否明顯不符合專利法第2條2款、26條第5款、31條第1款、33條或者細(xì)則第17條至21條的規(guī)定。
初審補(bǔ)正就是審查員針對(duì)初步審查過程中發(fā)現(xiàn)的上述缺陷,以審查意見通知書的方式告知申請(qǐng)人,并要求申請(qǐng)人在期限內(nèi)陳述意見或補(bǔ)正以消除上述缺陷。
如果申請(qǐng)人逾期未答復(fù),其申請(qǐng)視為撤回,答復(fù)未消除缺陷,申請(qǐng)則會(huì)被駁回。
明白了初審補(bǔ)正,下面筆者結(jié)合具體的法條概念,學(xué)習(xí)一下怎么避免產(chǎn)生初審補(bǔ)正吧!
1、對(duì)規(guī)定的文件和其他必要的文件的審查
第26條:申請(qǐng)發(fā)明或者實(shí)用新型專利的,應(yīng)當(dāng)提交申請(qǐng)書、說明書及其摘要和權(quán)利要求書等文件。
對(duì)于發(fā)明專利,專利法第26條規(guī)定的文件為:申請(qǐng)書、說明書及其摘要和權(quán)利要求書。
那其他必要的文件是什么呢?
實(shí)用新型專利申請(qǐng)的說明書必須有附圖,而對(duì)發(fā)明專利申請(qǐng)的說明書對(duì)附圖沒有強(qiáng)制要求。因此,對(duì)于有附圖的說明書,說明書附圖和摘要附圖則是必要的文件。
生物領(lǐng)域,如果申請(qǐng)書中的核苷酸或氨基酸序列表勾選了,則核苷酸或氨基酸序列表為必要的文件。
2、對(duì)明顯屬于不授予專利權(quán)的發(fā)明或明顯屬于不授予專利權(quán)客體的審查
第5條:對(duì)于違法法律、社會(huì)公德或者妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造,不授予專利權(quán)。
對(duì)違法法律、行政法規(guī)的規(guī)定獲取或者利用遺傳資源,并依賴該遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造,不授予專利權(quán)。
第25條:對(duì)下列各項(xiàng),不授予專利權(quán):
(一)科學(xué)發(fā)現(xiàn);(二)智力活動(dòng)的規(guī)則和方法;(3)疾病的診斷和治療方法;(4)動(dòng)物和植物品種;(5)用原子核變換方法獲得的物質(zhì);(6)對(duì)平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結(jié)合作出的主要起標(biāo)識(shí)作用的設(shè)計(jì)。
3、對(duì)外國(guó)人在中國(guó)申請(qǐng)專利和專利代理是否符合規(guī)定的審查
第18條:在中國(guó)沒有經(jīng)常居所或者營(yíng)業(yè)所的外國(guó)人、外國(guó)企業(yè)或者外國(guó)其他組織在中國(guó)申請(qǐng)專利的,依照其所屬國(guó)同中國(guó)簽訂的協(xié)議或者共同參加的國(guó)際條約,或者依照互惠原則,根據(jù)本法辦理。
第19條第1款:在中國(guó)沒有經(jīng)常居所或者營(yíng)業(yè)所的外國(guó)人、外國(guó)企業(yè)或者外國(guó)其他組織在中國(guó)申請(qǐng)專利和辦理其他專利事務(wù)的,應(yīng)當(dāng)委托依法設(shè)立的專利代理機(jī)構(gòu)辦理。
4、對(duì)外申請(qǐng)發(fā)明專利的保密審查是否符合規(guī)的審查
第20條第1款:任何單位或者個(gè)人將在中國(guó)完成的發(fā)明或者實(shí)用新型向外國(guó)申請(qǐng)專利的,應(yīng)當(dāng)事先報(bào)經(jīng)國(guó)務(wù)院專利行政部門進(jìn)行保密審查。保密審查的程序、期限等按照國(guó)務(wù)院的規(guī)定執(zhí)行。
5、對(duì)申請(qǐng)書是否符合規(guī)定的審查
專利法實(shí)施細(xì)則第16條:發(fā)明、實(shí)用新型或外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)的請(qǐng)求書應(yīng)當(dāng)寫明下列事項(xiàng):
(一)發(fā)明、實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)的名稱;
(二)申請(qǐng)人是中國(guó)單位或者個(gè)人的,其名稱或者姓名、地址、郵政編碼、組織機(jī)構(gòu)代碼或者居民身份證件號(hào)碼;申請(qǐng)人是外國(guó)人、外國(guó)企業(yè)或者外國(guó)其他組織的,其姓名或者名稱、國(guó)籍或者注冊(cè)的國(guó)家或者地區(qū);
(三)發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人的姓名;
(四)申請(qǐng)人委托專利代理機(jī)構(gòu)的,受托機(jī)構(gòu)的名稱、機(jī)構(gòu)代碼以及該機(jī)構(gòu)指定的專利代理人的姓名、執(zhí)業(yè)證號(hào)碼、聯(lián)系電話;
(五)要求優(yōu)先權(quán)的,申請(qǐng)人第一次提出專利申請(qǐng)(以下簡(jiǎn)稱在先申請(qǐng))的申請(qǐng)日、申請(qǐng)?zhí)栆约霸芾頇C(jī)構(gòu)的名稱;
(六)申請(qǐng)人或者專利代理機(jī)構(gòu)的簽字或者蓋章;
(七)申請(qǐng)文件清單;
(八)附加文件清單;
(九)其他需要寫明的有關(guān)事項(xiàng)。
第26條2款:就依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)專利的,申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)在請(qǐng)求書中予以說明,并填寫國(guó)務(wù)院專利行政部門制定的表格。
6、對(duì)明顯不符合技術(shù)方案規(guī)定的審查
專利法第2條2款:發(fā)明,是指對(duì)產(chǎn)品、方法或者其改進(jìn)所提出的新的技術(shù)方案。
7、對(duì)明顯不符合遺傳資源規(guī)定的審查
專利法第26條5款:依賴遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造,申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)在專利申請(qǐng)文件中說明該遺傳資源的直接來源和原始來源;申請(qǐng)人無法說明原始來源的,應(yīng)當(dāng)陳述理由。
8、對(duì)明顯缺乏單一性的審查
專利法第31條1款:一件發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)限于一項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型。屬于一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思的兩項(xiàng)以上的發(fā)明或者實(shí)用新型,可以作為一件申請(qǐng)?zhí)岢觥?/p>
9、對(duì)申請(qǐng)文本修改明顯不符合規(guī)定的審查
專利法第33條:申請(qǐng)人可以對(duì)其專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改,但是,對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍,對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。
10、對(duì)明顯不符合規(guī)定的說明書和權(quán)利要求書的審查
專利法實(shí)施細(xì)則17-21條:
第十七條 發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)的說明書應(yīng)當(dāng)寫明發(fā)明或者實(shí)用新型的名稱,該名稱應(yīng)當(dāng)與請(qǐng)求書中的名稱一致。說明書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:
(一)技術(shù)領(lǐng)域:寫明要求保護(hù)的技術(shù)方案所屬的技術(shù)領(lǐng)域;
(二)背景技術(shù):寫明對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型的理解、檢索、審查有用的背景技術(shù);有可能的,并引證反映這些背景技術(shù)的文件;
(三)發(fā)明內(nèi)容:寫明發(fā)明或者實(shí)用新型所要解決的技術(shù)問題以及解決其技術(shù)問題采用的技術(shù)方案,并對(duì)照現(xiàn)有技術(shù)寫明發(fā)明或者實(shí)用新型的有益效果;
(四)附圖說明:說明書有附圖的,對(duì)各幅附圖作簡(jiǎn)略說明;
(五)具體實(shí)施方式:詳細(xì)寫明申請(qǐng)人認(rèn)為實(shí)現(xiàn)發(fā)明或者實(shí)用新型的優(yōu)選方式;必要時(shí),舉例說明;有附圖的,對(duì)照附圖。
發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)按照前款規(guī)定的方式和順序撰寫說明書,并在說明書每一部分前面寫明標(biāo)題,除非其發(fā)明或者實(shí)用新型的性質(zhì)用其他方式或者順序撰寫能節(jié)約說明書的篇幅并使他人能夠準(zhǔn)確理解其發(fā)明或者實(shí)用新型。
發(fā)明或者實(shí)用新型說明書應(yīng)當(dāng)用詞規(guī)范、語句清楚,并不得使用“如權(quán)利要求……所述的……”一類的引用語,也不得使用商業(yè)性宣傳用語。
發(fā)明專利申請(qǐng)包含一個(gè)或者多個(gè)核苷酸或者氨基酸序列的,說明書應(yīng)當(dāng)包括符合國(guó)務(wù)院專利行政部門規(guī)定的序列表。申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)將該序列表作為說明書的一個(gè)單獨(dú)部分提交,并按照國(guó)務(wù)院專利行政部門的規(guī)定提交該序列表的計(jì)算機(jī)可讀形式的副本。
實(shí)用新型專利申請(qǐng)說明書應(yīng)當(dāng)有表示要求保護(hù)的產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合的附圖。
第十八條 發(fā)明或者實(shí)用新型的幾幅附圖應(yīng)當(dāng)按照“圖1,圖2,……”順序編號(hào)排列。
發(fā)明或者實(shí)用新型說明書文字部分中未提及的附圖標(biāo)記不得在附圖中出現(xiàn),附圖中未出現(xiàn)的附圖標(biāo)記不得在說明書文字部分中提及。申請(qǐng)文件中表示同一組成部分的附圖標(biāo)記應(yīng)當(dāng)一致。
附圖中除必需的詞語外,不應(yīng)當(dāng)含有其他注釋。
第十九條 權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)記載發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)特征。
權(quán)利要求書有幾項(xiàng)權(quán)利要求的,應(yīng)當(dāng)用阿拉伯?dāng)?shù)字順序編號(hào)。
權(quán)利要求書中使用的科技術(shù)語應(yīng)當(dāng)與說明書中使用的科技術(shù)語一致,可以有化學(xué)式或者數(shù)學(xué)式,但是不得有插圖。除絕對(duì)必要的外,不得使用“如說明書……部分所述”或者“如圖……所示”的用語。
權(quán)利要求中的技術(shù)特征可以引用說明書附圖中相應(yīng)的標(biāo)記,該標(biāo)記應(yīng)當(dāng)放在相應(yīng)的技術(shù)特征后并置于括號(hào)內(nèi),便于理解權(quán)利要求。附圖標(biāo)記不得解釋為對(duì)權(quán)利要求的限制。
第二十條 權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立權(quán)利要求,也可以有從屬權(quán)利要求。
獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案,記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。
從屬權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)用附加的技術(shù)特征,對(duì)引用的權(quán)利要求作進(jìn)一步限定。
第二十一條 發(fā)明或者實(shí)用新型的獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)包括前序部分和特征部分,按照下列規(guī)定撰寫:
(一)前序部分:寫明要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型技術(shù)方案的主題名稱和發(fā)明或者實(shí)用新型主題與最接近的現(xiàn)有技術(shù)共有的必要技術(shù)特征;
(二)特征部分:使用“其特征是……”或者類似的用語,寫明發(fā)明或者實(shí)用新型區(qū)別于最接近的現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)特征。這些特征和前序部分寫明的特征合在一起,限定發(fā)明或者實(shí)用新型要求保護(hù)的范圍。
發(fā)明或者實(shí)用新型的性質(zhì)不適于用前款方式表達(dá)的,獨(dú)立權(quán)利要求可以用其他方式撰寫。
一項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型應(yīng)當(dāng)只有一個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求,并寫在同一發(fā)明或者實(shí)用新型的從屬權(quán)利要求之前。
小結(jié):因此,對(duì)于發(fā)明的初審審查主要涉及10條,具體為:
1、是否缺少規(guī)定的文件和其他必要的文件
2、是否明顯屬于不授予專利權(quán)的發(fā)明或明顯屬于不授予專利權(quán)客體
3、是否符合外國(guó)人在中國(guó)申請(qǐng)專利和專利代理的規(guī)定
4、是否符合對(duì)外申請(qǐng)發(fā)明專利的保密審查的規(guī)定
5、是否符合申請(qǐng)書填寫要求
6、是否明顯不符合技術(shù)方案的規(guī)定
7、是否明顯不符合遺傳資源規(guī)定
8、是否明顯缺乏單一性
9、申請(qǐng)文本修改是否明顯不符合規(guī)定
10、是否明顯不符合說明書和權(quán)利要求書撰寫規(guī)定。
以上是筆者,針對(duì)專利法和審查指南對(duì)發(fā)明專利可能產(chǎn)生初審補(bǔ)正的一些總結(jié),純屬個(gè)人理解,希望對(duì)大家有所幫助。
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