【前言】

專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護范圍的，人民法院不應支持。

【案例】

上訴人（原審原告）：洛陽中冶建材設備有限公司（以下簡稱中冶公司）

被上訴人（原審被告）：福建海源復合材料科技股份有限公司（以下簡稱海源材料公司）

涉案專利：200810130824.5 “磚的全自動液壓成型和智能碼垛裝置”

專利權(quán)人：中冶公司

權(quán)利要求1保護內(nèi)容如下：

1.磚的全自動液壓成型和智能碼垛裝置，包括壓磚機（1）、碼垛機器人（2）、自動進給機（3）、蒸養(yǎng)車（4）和電氣控制裝置（5），壓磚機（1）包括壓機框架（11）、布料裝置（12）、模具（13）和液壓站（14），碼垛機器人（2）安裝在壓磚機（1）和自動進給機（3）之間，自動進給機（3）安裝在壓磚機（1）中液壓站（14）的相同的一側(cè)，自動進給機（3）對蒸養(yǎng)車（4）進行定位和進給，其特征在于，碼垛機器人（2）包括碼垛機械手（22），碼垛機械手（22）進入壓磚機（1）內(nèi)部，對磚坯上平面的殘留料進行清掃，接著抓起磚坯并運送到蒸養(yǎng)車（4）上進行碼垛，電氣控制裝置（5）通過電氣線路（52）與壓磚機（1）、碼垛機器人（2）和自動進給機（3）的驅(qū)動裝置和傳感器相連，電氣控制裝置（5）通過PLC模塊（51）中的程序指令，使壓磚機（1）、碼垛機器人（2）和自動進給機（3）動作聯(lián)鎖。

專利權(quán)人中冶公司向河南省鄭州市中級人民法院提起訴訟，請求海源材料公司停止侵害中冶公司涉案專利權(quán)的行為。

被訴侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)特征包括：“壓磚機包括壓機框架、布料裝置、模具和液壓站，碼垛機器人安裝在壓磚機和自動進給機之間，自動進給機安裝在壓磚機中液壓站的對面的一側(cè)，自動進給機對蒸養(yǎng)車進行定位和進給”。

本案爭議焦點之一為：

被訴侵權(quán)產(chǎn)品中“自動進給機安裝在壓磚機中液壓站的對面的一側(cè)”與涉案專利權(quán)利要求1中“自動進給機（3）安裝在壓磚機（1）中液壓站（14）的相同的一側(cè)”的技術(shù)特征是否構(gòu)成等同，即是否可以將“不同的一側(cè)”的技術(shù)方案納入專利保護范圍內(nèi)。

本案在授權(quán)程序中，專利權(quán)人將申請公布文件中的權(quán)利要求3并入權(quán)利要求1，即將“自動進給機（3）安裝在壓磚機（1）中液壓站（14）的相同的一側(cè)”這一特征并入權(quán)利要求1中。

針對以上修改，對自動進給機和壓磚機中液壓站的位置關系“不同的一側(cè)”是否適用禁止反悔原則，原審法院與二審法院給出了不同的觀點。

原審法院認為：

涉案專利從申請到授權(quán)的過程中，申請公布文件和授權(quán)文件中均只有“自動進給機（3）安裝在壓磚機（1）中液壓站（14）的相同的一側(cè)”這一技術(shù)特征，授權(quán)文件只是將原權(quán)利要求3并入權(quán)利要求1，但并未對內(nèi)容作任何修改，因此，海源材料公司、海源裝備公司主張就該技術(shù)特征適用禁止反悔原則的意見，不予采納。

二審法院則認為：

專利權(quán)人通過對涉案專利權(quán)利要求1的修改，限定了自動進給機與壓磚機中液壓站的位置關系為“相同的一側(cè)”。專利權(quán)人為獲得授權(quán)，依照國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)出的審查意見，修改了權(quán)利要求1的內(nèi)容，將原屬于權(quán)利要求3的內(nèi)容，包括自動進給機的安裝位置在內(nèi)的技術(shù)特征并入了權(quán)利要求1，屬限制性修改。該并入后的權(quán)利要求1明確自動進給機安裝在壓磚機中液壓站的“相同的一側(cè)”，應視為放棄能夠且已經(jīng)預見到的“不同的一側(cè)”技術(shù)方案，根據(jù)禁止反悔原則，對自動進給機和壓磚機中液壓站的位置關系“不同的一側(cè)”不應納入涉案專利權(quán)利要求的保護范圍，也不宜將其擴大解釋為與“相同的一側(cè)”等同的技術(shù)特征。

根據(jù)二審法院的觀點可以看出，授權(quán)過程中的限制性修改應視為放棄能夠預見的其他技術(shù)方案。盡管原始申請文本中未記載“不同的一側(cè)”這一技術(shù)特征，但自動進給機與液壓站之間的關系可以有兩個不同的技術(shù)方案，即自動進給機安裝在液壓站“相同一側(cè)”和“不同一側(cè)”，專利權(quán)人通過修改，將位置關系限定為“相同的一側(cè)”，對于能夠預見到的“不同的一側(cè)”的技術(shù)方案應視為放棄，因此，本案應適用禁止反悔原則。

基于以上分析，二審法院最終認為，被訴侵權(quán)技術(shù)方案與涉案專利權(quán)利要求1記載的全部技術(shù)特征相比，至少存在與涉案專利權(quán)利要求1記載的“自動進給機安裝在壓磚機中液壓站的相同的一側(cè)”這一不同的技術(shù)特征，故未落入涉案專利權(quán)保護范圍，駁回中冶公司的上訴請求。

【案例啟示】

專利申請人在授權(quán)程序中應慎重修改權(quán)利要求，對于能夠預見的能實現(xiàn)基本相同的技術(shù)效果的技術(shù)特征不應輕易放棄，否則該技術(shù)特征可能會成為競爭對手規(guī)避專利權(quán)的手段，而該放棄的技術(shù)特征也會因禁止反悔原則而被排除在專利保護范圍之外。