專利法實施細則第13條規(guī)定,發(fā)明人是指對發(fā)明創(chuàng)造的實質(zhì)性特點作出貢獻的人。在完成發(fā)明創(chuàng)造過程中,只負責(zé)組織工作的人、為物質(zhì)技術(shù)條件提供方便的人或者從事其他輔助工作的人,不是發(fā)明人或者設(shè)計人。
【案件信息】
申請?zhí)枺篫L201410517486.6
發(fā)明名稱:高純度氟氧頭孢鈉制備工藝
申請人:華北制藥河北華民藥業(yè)有限責(zé)任公司
申請日:2014-09-30
【基本案情】
2013年8月8日
天津青松華藥醫(yī)藥有限公司(以下簡稱青松公司)與韓國東都物產(chǎn)株式會社(以下簡稱東都物產(chǎn))簽署了《技術(shù)轉(zhuǎn)移及保密、銷售協(xié)議》,約定將東都物產(chǎn)所有的所涉包括生產(chǎn)7-MAC、頭孢美唑酸、頭孢美唑鈉、頭孢拉宗、頭孢西酮、拉氧頭孢酸、拉氧頭孢鈉制劑、氟氧頭孢(N-3)、氟氧頭孢鈉制劑等產(chǎn)品的秘密技術(shù)信息許可給青松公司在中華人民共和國境內(nèi)生產(chǎn)相應(yīng)的產(chǎn)品,因此青松公司對“氟氧頭孢鈉”保密工藝在中華人民共和國境內(nèi)享有獨占實施權(quán)。2018年6月4日,青松公司與東都物產(chǎn)簽訂技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同,約定將“氟氧頭孢鈉”保密工藝的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給青松公司。
2013年11月16日
青松公司與華北制藥河北華民藥業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡稱華民公司)簽訂了《委托加工生產(chǎn)協(xié)議》,約定青松公司委托華民公司使用“氟氧頭孢鈉”保密工藝生產(chǎn)“氟氧頭孢鈉”產(chǎn)品,即青松公司提供“氟氧頭孢鈉”保密工藝給華民公司,華民公司受青松公司委托生產(chǎn)“氟氧頭孢鈉”產(chǎn)品,并對“氟氧頭孢鈉”保密工藝承擔(dān)保密責(zé)任。
2014年8月
青松公司向華民公司提供了“氟氧頭孢鈉”保密工藝,包括成酸反應(yīng)步驟,水洗、萃取、無菌過濾步驟。
2014年9月30日
華民公司未經(jīng)青松公司許可,向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出申請?zhí)枮閆L201410517486.6的“高純度氟氧頭孢鈉制備工藝”專利申請,并于2016年9月28日被授予專利權(quán)。
2016年2月16日
青松公司向一審法院提起訴訟,要求華民公司承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償相應(yīng)損失。
一審判決:駁回青松公司的訴訟請求。
青松公司不服,向中華人民共和國最高人民法院提起上訴,并于2020年6月1日立案,于2020年7月21日公開開庭審理了該案。
法院認為:本案中青松公司主張華民公司將青松公司享有的保密工藝申請專利,主要確認涉案專利歸青松公司單獨所有,故本案爭議焦點問題是:涉案發(fā)明專利權(quán)權(quán)屬應(yīng)歸誰所有。具體而言存在三個問題:(1)青松公司主張的技術(shù)秘密是否成立;(二)專利文件是否披露了青松公司的技術(shù)秘密和專利技術(shù)是否使用了青松公司的技術(shù)秘密;(三)華民公司是否對涉案專利作出了實質(zhì)性貢獻。
(一)青松公司主張的技術(shù)秘密是否成立
根據(jù)《中華人民共和國反不正當競爭法》第十條第三款規(guī)定,受不正當競爭法保護的技術(shù)秘密應(yīng)當具有秘密性和價值性,并被權(quán)利人采取保密措施。技術(shù)秘密所具有的秘密性,應(yīng)當同時具備不為公眾“普遍知悉”和“并非容易獲得”兩條具體條件。
本案中,青松公司明確其主張秘密點為:1.“使用混甲酚(間甲酚)法對中間體脫保護”;2.“成酸反應(yīng)步驟整體技術(shù)信息”,包括物料、反應(yīng)條件、反應(yīng)步驟等;3.“水洗、萃取、無菌過濾步驟整體技術(shù)信息”,包括溫度、pH值。針對上述秘密點,華民公司主張,涉案氟氧頭孢鈉的制備工藝在雙方合作之前已經(jīng)公開,所以涉案工藝不屬于商業(yè)秘密。對此,法院認為:第一,東都物產(chǎn)與青松公司簽訂的《技術(shù)轉(zhuǎn)移、保密和銷售協(xié)議》約定“在未得到甲方許可前,乙方不應(yīng)公開任何技術(shù)信息或本協(xié)議提到的其他信息。乙方應(yīng)對轉(zhuǎn)移給丙方的技術(shù)信息保密性負責(zé),并建立保密信息管理系統(tǒng)”;青松公司與華民公司簽訂的《委托加工生產(chǎn)協(xié)議》約定“乙方對甲方提供的保密信息,建立專人負責(zé)制,確保保密信息不外泄”。第二,華民公司員工萬亞娟發(fā)表的論文中具體制備步驟、使用的氟氧頭孢鈉中間體與保密工藝技術(shù)方案均不同,并未提交其他證據(jù)予以證明??梢娗嗨晒緦ι姘副C芄に嚰夹g(shù)方案采取了保密措施,并且初步證明了涉案保密工藝技術(shù)方案不為相關(guān)公眾所“普遍知悉”,也并非“容易獲得”,且該工藝主要目的是為生產(chǎn)氟氧頭孢鈉,具有商業(yè)價值,因此認定青松公司主張的保密工藝技術(shù)方案為技術(shù)秘密。
(二)專利文件是否披露了青松公司的技術(shù)秘密和專利技術(shù)是否使用了青松公司的技術(shù)秘密
當事人以侵害技術(shù)秘密作為請求權(quán)基礎(chǔ)主張專利權(quán)權(quán)屬時,應(yīng)當考察專利文件是否披露了技術(shù)秘密和專利技術(shù)是否使用了技術(shù)秘密。專利文件披露了技術(shù)秘密或者專利技術(shù)方案使用了技術(shù)秘密的,即構(gòu)成對技術(shù)秘密的侵害。
本案中,針對秘密點1“使用混甲酚(間甲酚)法對中間體脫保護”,涉案專利實施例1中公開了使用間甲酚脫保護,秘密點1使用混甲酚脫保護,其中混甲酚是鄰甲酚、間甲酚和對甲酚三種異構(gòu)體的混合物,而鄰甲酚、間甲酚和對甲酚對中間體脫保護都是利用了酚羥基的氫鍵,兩者無實質(zhì)區(qū)別,故涉案專利說明書已經(jīng)披露了使用了秘密點1。
針對秘密點2“成酸反應(yīng)步驟整體技術(shù)信息”,涉案專利權(quán)利要求1步驟a)即成酸反應(yīng),即包含了秘密點2;并且實施例1中記載的技術(shù)方案雖與保密工藝技術(shù)方案中的秘密點2在脫保護試劑、反應(yīng)氣氛、溫控時機、反應(yīng)溫度、時間、試劑用量方面存在不同,且保密工藝沒有公開“澄清”、“pH至2.5”,但是上述區(qū)別并非實質(zhì)性區(qū)別,故涉案專利說明書已經(jīng)披露了使用了秘密點2。
針對秘密點3“水洗、萃取、無菌過濾步驟整體技術(shù)信息”,涉案專利實施例1中的“水洗、萃取、無菌過濾步驟整體技術(shù)信息”與秘密點3無實質(zhì)性差異,因此涉案專利說明書已經(jīng)披露了使用了秘密點3。
綜上,涉案專利文件披露了青松公司相關(guān)技術(shù)秘密,且專利技術(shù)方案也使用了技術(shù)秘密,構(gòu)成對技術(shù)秘密的侵害,故青松公司的技術(shù)秘密構(gòu)成涉案專利技術(shù)方案實質(zhì)性內(nèi)容,青松公司應(yīng)對涉案專利享有合法權(quán)利。
(三)華民公司是否對涉案專利作出了實質(zhì)性貢獻
《中華人民共和國專利法實施細則》第十三條規(guī)定,專利法所稱發(fā)明人或設(shè)計人,是指對發(fā)明創(chuàng)造的實質(zhì)性特點作出創(chuàng)造性貢獻的人。在專利權(quán)屬糾紛中,如果兩個以上的當事人均對技術(shù)方案的實質(zhì)性特點作出創(chuàng)造性的貢獻,且難以區(qū)分貢獻大小的,應(yīng)當認定該權(quán)利為共同所有。
本案中,華民公司對涉案專利技術(shù)方案的實質(zhì)性特點也做出了創(chuàng)造性貢獻,具體如下:
第一,華民公司針對《第一次審查意見通知書》的意見陳述中認為涉案專利發(fā)明點主要在于:1、權(quán)利要求1步驟b)中,pH=4-8時氟氧頭孢酸趨于溶解于水相;pH=0-3時氟氧頭孢酸趨于溶解于有機相。2、權(quán)利要求1步驟c)采用溶析結(jié)晶法,與保密工藝所采用的凍干法系不同的結(jié)晶方法,對此雙方無異議。
第二,青松公司主張涉案專利權(quán)利要求1步驟c)采用溶析結(jié)晶法屬于常規(guī)技術(shù)手段,對此華民公司在答復(fù)審查意見過程中解釋了溶析結(jié)晶步驟使得專利具有創(chuàng)造性的意見陳述,并被國家知識產(chǎn)權(quán)局認可,對此青松公司沒有提交反證證明步驟c)溶析結(jié)晶步驟屬于常規(guī)方法,因此青松公司有關(guān)涉案專利步驟c)采用溶析結(jié)晶步驟屬于常規(guī)技術(shù)手段的主張不成立。據(jù)此,可以認定華民公司對涉案專利權(quán)利要求1步驟c)作出了創(chuàng)造性貢獻。
綜上,由于涉案專利披露并使用了青松公司的技術(shù)秘密,故青松公司應(yīng)當對涉案專利享有權(quán)利;華民公司在獲得青松公司涉案保密工藝基礎(chǔ)上,對涉案專利權(quán)利要求1步驟c)作出了創(chuàng)造性貢獻,故而可以認定青松公司、華民公司對于涉案專利均作出了創(chuàng)造性貢獻。鑒于現(xiàn)有證據(jù)無法區(qū)分青松公司、華民公司對涉案專利的貢獻程度,故涉案專利權(quán)應(yīng)由青松公司、華民公司共同共有。
綜上,青松公司的上訴請求部分成立,予以支持,原審判決定認定事實錯誤,適用法律錯誤,應(yīng)于撤銷。
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