前言

在涉及創(chuàng)造性的審查意見答復(fù)中，申請人在審查通知書中最常見的一句話“XXX區(qū)別技術(shù)特征是本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段，在對比文件的基礎(chǔ)上，結(jié)合本領(lǐng)域的常規(guī)技術(shù)手段得到本申請要求保護(hù)的技術(shù)方案是顯而易見的”，進(jìn)而否定了專利的創(chuàng)造性，這往往給申請人帶來無盡困擾，對于機械領(lǐng)域發(fā)明專利，一些機構(gòu)或構(gòu)件往往可以通過教材或者手冊找出，對于申請人而言，如何證明自身發(fā)明中的機構(gòu)或構(gòu)件不屬于常規(guī)技術(shù)手段讓人絞盡腦汁。

對于專利的創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性具有特點和顯著的進(jìn)步，該實用新型實質(zhì)性特點和進(jìn)步。

因此判斷發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，就是要判斷發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進(jìn)步。

針對發(fā)明專利創(chuàng)造性判斷，《審查指南》中給出了發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點的一般性判斷方法，即“三步法”。應(yīng)用“三步法”進(jìn)行創(chuàng)造性判斷的具體過程如下：

第一步：確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；
第二步：確定發(fā)明的區(qū)別特征和實際要解決的技術(shù)問題；
第三步：判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見。

由上可看出，針對被認(rèn)定為常規(guī)技術(shù)手段的區(qū)別特征是否顯而易見是其創(chuàng)造性判斷的主要突破點，同時該區(qū)別特征也是申請人與審查員爭議聚焦點所在。

結(jié)合常規(guī)技術(shù)手段的創(chuàng)造性判定，申請人可從以下三個角度對審查員進(jìn)行反駁：

從技術(shù)問題出發(fā)

即使這種特征本身對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是常規(guī)的，結(jié)合發(fā)展歷史和解決此類技術(shù)問題時，往往采取的技術(shù)方案，說明利用本申請的技術(shù)特征應(yīng)用到這里、解決該類問題并不容易想到，甚至是克服了技術(shù)偏見。例如LED燈其常規(guī)作用一般是用于照明，解決照明問題，但某些領(lǐng)域LED等則可作為指示信號，如車尾燈，采用LED的車尾燈可用于霧、霾天氣，其解決了霧、霾天氣的行車安全問題，可發(fā)現(xiàn)即使常規(guī)技術(shù)手段，但倘若用于解決不同的技術(shù)問題時，其往往會產(chǎn)生不同的功能或用途，而這便是我們答辯的突破點。

從技術(shù)效果出發(fā)

當(dāng)區(qū)別技術(shù)特征被認(rèn)定為常規(guī)技術(shù)手段，需考慮該區(qū)別技術(shù)特征除自身所帶來的一些常規(guī)效果外，應(yīng)用至專利中，或者與其他特征是否共同產(chǎn)生一些讓人意想不到的技術(shù)效果，事先無法預(yù)測或者推理出來。當(dāng)常規(guī)手段在發(fā)明中產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果時，一方面說明發(fā)明具有顯著的進(jìn)步，同時也反應(yīng)出包含該區(qū)別特征的技術(shù)方案是非顯而易見的，例如一個預(yù)熱器內(nèi)筒采用凹凸拼接方式，而對比文件的預(yù)熱器內(nèi)筒采用螺栓連接方式，針對該凹凸拼接方式審查員認(rèn)定為常規(guī)連接手段，并否定創(chuàng)造性，但通過深入分析得知該內(nèi)筒用于高溫環(huán)境中，凹凸拼接結(jié)構(gòu)不僅實現(xiàn)內(nèi)筒連接的效果，同時在使用時由于熱脹效應(yīng)，使得內(nèi)筒的連接間隙更小，內(nèi)筒連接更緊密，使內(nèi)筒強度在使用時進(jìn)一步提升，即該凹凸拼接結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了意想不到的技術(shù)效果，從技術(shù)效果上而言，該區(qū)別技術(shù)特征是非顯而易見的。

從結(jié)合啟示出發(fā)

對于一些常規(guī)技術(shù)手段雖然與對比文件不存在沖突，但卻不容易讓人想到結(jié)合，根據(jù)三步法的創(chuàng)造性判斷過程，創(chuàng)造性判斷需首先確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)（對比文件），審查通知書中審查員說理過程一般都采用“最接近的對比文件1公開XXX特征，與對比文件1相比區(qū)別特征為XXX，而對比文件2、3......分別公開了區(qū)別特征XX,,剩余區(qū)別特征X為常規(guī)技術(shù)手段，因此專利不具有創(chuàng)造性”的思路，針對此類型審查意見，其存在的另一個突破點則是對比文件之間、對比文件與常規(guī)手段之間是否具有結(jié)合啟示，例如本方案中預(yù)熱器內(nèi)筒有多塊拼接板構(gòu)成，而拼接板上側(cè)邊分布多個拼接凸起和拼接凹槽，而對比文件中預(yù)熱器內(nèi)筒也采用多塊拼接板，但拼接板采用螺栓連接，而對于拼接凸起和拼接凹槽被認(rèn)定為常規(guī)手段該如何答復(fù)呢？從結(jié)合難度上，凹凸拼接結(jié)構(gòu)需要在拼接板上切割出拼接結(jié)構(gòu)，而螺栓連接方式僅需要鉆出通孔即可，從制造工藝上，凹凸拼接結(jié)構(gòu)制造更困難，由此看出凹凸拼接結(jié)構(gòu)應(yīng)用在預(yù)熱器內(nèi)筒上是存在制造難度的，更證明了預(yù)熱器內(nèi)筒拼接時是不容易想到凹凸拼接方式。因此針對對比文件與常規(guī)手段結(jié)合的問題，不妨做一個假設(shè)，倘若結(jié)合后所得到的新技術(shù)方案與對比文件的技術(shù)問題、技術(shù)效果相抵觸，則可以斷定本領(lǐng)域技術(shù)人員是不會有動機將該技術(shù)手段結(jié)合到對比文件中，兩者不存在結(jié)合啟示。

綜上，申請人針對審查過程中的常規(guī)技術(shù)手段的評述，可分別從技術(shù)問題、技術(shù)效果、結(jié)合啟示三個角度進(jìn)行反駁評述，或者可將上述多個角度進(jìn)行糅合強化強化反駁意見的力度。