《中華人民共和國專利法》第二十九條規(guī)定“申請人自發(fā)明或?qū)嵱眯滦驮谕鈬谝淮翁岢鰧@暾堉掌鹗€月內(nèi),或者自外觀設(shè)計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內(nèi),又在中國就相同主題提出專利申請的,依照該國同簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約,或者依照相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)的原則,可以享有優(yōu)先權(quán)。
我們來提煉關(guān)鍵詞:發(fā)明、第一次、十二個月、相同主題。
另外,專利審查的基礎(chǔ)一般都是基于現(xiàn)有技術(shù)來評價專利的新創(chuàng)性,《中華人民共和國專利法》第二十二條第五款的規(guī)定,現(xiàn)有技術(shù)是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)?,F(xiàn)有技術(shù)包括在申請日(有優(yōu)先權(quán)的,指優(yōu)先權(quán)日) 以前在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表、在國內(nèi)外公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術(shù)。
我們再來提煉關(guān)鍵詞:現(xiàn)有技術(shù)、優(yōu)先權(quán)日以前。
那么我們可以想象一個場景,如果我們在要求優(yōu)先權(quán)進(jìn)行申請時,優(yōu)先權(quán)文本已經(jīng)公開,而要求優(yōu)先權(quán)又不成立時,是怎樣的的情形?答案是優(yōu)先權(quán)文本成為現(xiàn)有技術(shù)直接評價在后申請的新創(chuàng)性,這種情形往往難以克服新創(chuàng)性缺陷,成為“自殺式申請”的一種情形。
數(shù)值范圍是構(gòu)成技術(shù)方案的重要技術(shù)特征,針對相同主題中涉及數(shù)值范圍的判斷,有這樣一個案例,案件基本情況見下表。
可以看到,在后申請和優(yōu)先權(quán)文本的區(qū)別僅在于在后申請的數(shù)值范圍稍大。
該案在審查過程中,審查員以在后申請超出了優(yōu)先權(quán)文本記載的范圍,因此在后申請的技術(shù)方案沒有記載在優(yōu)先權(quán)文本的中為由,認(rèn)定優(yōu)先權(quán)不成立,以優(yōu)先權(quán)文本作為對比文件認(rèn)定在后申請不具有新穎性和創(chuàng)造性駁回了在后申請。
此后,本案復(fù)審、北京知識產(chǎn)權(quán)法院一審、北京市高級人民法院二審、最高人民法院行政裁定均維持了國家知識產(chǎn)權(quán)局的駁回決定。
申請人的主要觀點(diǎn)在于:170g/L-280g/L可以拆分為170g/L-小于180g/L和180g/L-280g/L的分段并列的技術(shù)方案,因此180g/L-280g/L的方案的部分優(yōu)先權(quán)成立。
對于此,最高院的觀點(diǎn)是:對于以連續(xù)的數(shù)值范圍限定權(quán)利要求的保護(hù)范圍的情形,應(yīng)將該數(shù)值范圍視為一個獨(dú)立的技術(shù)特征,不能再將其拆分為不同的技術(shù)方案并認(rèn)定是否享有優(yōu)先權(quán)。數(shù)值范圍不屬于可以分段拆分為不同的并列技術(shù)方案的情形,申請人有關(guān)其可以就該數(shù)值范圍中的一部分享有部分優(yōu)先權(quán)的主張不能成立。
我們從另一方面想,如果在優(yōu)先權(quán)文本中針對上述數(shù)值范圍進(jìn)行了多個范圍的描述,明確記載了如170g/L-小于180g/L、180g/L-280g/L等數(shù)值范圍,則優(yōu)先權(quán)可以成立。或者在后申請撰寫時,將數(shù)值范圍分段撰寫為170g/L-小于180g/L、180g/L-280g/L的方式,則部分優(yōu)先權(quán)可以成立。
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