申請(qǐng)人或代理人在答復(fù)的過(guò)程中，為了克服創(chuàng)造性問(wèn)題，常常會(huì)對(duì)權(quán)利要求（尤其是獨(dú)立權(quán)利要求）進(jìn)行修改，增加或限定新的技術(shù)特征，以體現(xiàn)本申請(qǐng)具備實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步。權(quán)利要求書本質(zhì)上為法律文件，一詞一句都具備相應(yīng)的法律效力，因此在審查過(guò)程中，權(quán)利要求的修改受到了嚴(yán)格的限制。

《專利法》第33條規(guī)定：申請(qǐng)人可以對(duì)其專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但是，對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。

修改超范圍問(wèn)題是審查階段的審查重點(diǎn)，也是常用的駁回原因。若不慎出現(xiàn)修改超范圍的缺陷，無(wú)疑增加了駁回的風(fēng)險(xiǎn)，即使僥幸獲得授權(quán)，也會(huì)因?yàn)榇巳毕荻鴮?dǎo)致專利權(quán)不穩(wěn)定，容易被他人無(wú)效。

【案例】

涉案專利基本情況

發(fā)明名稱：通信終端裝置、基站裝置及通信方法

申請(qǐng)?zhí)枺?012101220207

申請(qǐng)日：2005-06-06

授權(quán)公告日：2016-06-01

專利權(quán)人：知識(shí)產(chǎn)權(quán)之橋一號(hào)有限責(zé)任公司

關(guān)注到申請(qǐng)?zhí)栔兴@示的申請(qǐng)日是2012年，但為何實(shí)際申請(qǐng)日是2005年呢？

原因在于該涉案專利屬于分案申請(qǐng)，其母案為2005年6月6日申請(qǐng)的“通信終端裝置、基站裝置及無(wú)線通信系統(tǒng)”，該母案申請(qǐng)公布號(hào)為CN1965602A，分案申請(qǐng)可以保留原申請(qǐng)日，即母案申請(qǐng)日。

華為技術(shù)有限公司與2021年5月19日對(duì)上述專利提起無(wú)效宣告請(qǐng)求，2021年11月18日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局做出第4W112427號(hào)決定，宣告專利權(quán)全部無(wú)效。

【審查過(guò)程】

請(qǐng)求人在提出無(wú)效宣告請(qǐng)求的同時(shí)，提供了涉案專利的母案公開(kāi)文本及母案審查歷史文本作為證據(jù)，并在意見(jiàn)陳述書中認(rèn)為：涉案專利權(quán)利要求1-18修改超范圍，不符合專利法第33條的規(guī)定。

專利權(quán)人在2021年8月6日提交了意見(jiàn)陳述書及權(quán)利要求書全文修改替換頁(yè)，修改后的專利權(quán)利要求1所保護(hù)的內(nèi)容為：

其中限定了用于向所述基站裝置通信的“多個(gè)碼”的定義。

在母案中，原申請(qǐng)文本和最終授權(quán)文本中的定義有所不同：

涉案專利屬于母案的分案申請(qǐng)，專利法實(shí)施細(xì)則第43條規(guī)定：分案申請(qǐng)可以保留原申請(qǐng)日，享有優(yōu)先權(quán)的，可以保留優(yōu)先權(quán)日，但是不得超出原申請(qǐng)記載的范圍。因此需要判斷涉案專利權(quán)利要求中所涉及的特征“多個(gè)碼”能否由母案的申請(qǐng)文本中直接、毫無(wú)疑義地確定。

在母案原申請(qǐng)文本第8頁(yè)最后一段中記載了“接收質(zhì)量測(cè)量單元205……將其測(cè)量結(jié)果分別通知給使用子信道選擇單元206及發(fā)送功率控制單元211……根據(jù)該對(duì)應(yīng)表選定與由接收質(zhì)量測(cè)量單元205通知的導(dǎo)頻信號(hào)接收質(zhì)量的測(cè)量結(jié)果對(duì)應(yīng)的RACH的子信道群，再?gòu)倪x定的子信道群中隨機(jī)地選擇1個(gè)用于發(fā)送接入請(qǐng)求信號(hào)的子信道”；

在第9頁(yè)中記載了“使用由使用的子信道選擇單元206通知的RACH的子信道來(lái)進(jìn)行發(fā)送。作為該預(yù)定的資源例如有定時(shí)、擴(kuò)頻碼或多載波信號(hào)的子載波等”。

在第11頁(yè)及附圖6-附圖7中記載了該子信道可選擇使用的資源有“擴(kuò)頻碼”、“子載波”和“OFDM信號(hào)碼元”。

因此根據(jù)原申請(qǐng)文本的記載，子信道相對(duì)應(yīng)的方式包括定時(shí)、擴(kuò)頻碼或多載波信號(hào)的子載波等，具體可以為“擴(kuò)頻碼”、“子載波”和“OFDM信號(hào)碼元”，但實(shí)際在權(quán)利要求中，“多個(gè)碼”屬于一種重新限定的上位化的概念，本身所包含的范圍非常寬泛，包括了“擴(kuò)頻碼”這類的下位概念，除了上述三種還包括其他形式的碼，該特征并不能客觀反映原始申請(qǐng)文件中作為子信道資源用于區(qū)分子信道的技術(shù)信息，除此之外，在說(shuō)明書實(shí)施例中，僅具體介紹了采用“擴(kuò)頻碼”方式的實(shí)施例，“子載波”和“OFDM信號(hào)碼元”方式均未詳細(xì)展開(kāi)介紹，因此根據(jù)原始申請(qǐng)文件不能直接、毫無(wú)疑義地確定“多個(gè)碼”相關(guān)特征；因此“多個(gè)碼”的保護(hù)范圍超過(guò)說(shuō)明書記載的范圍。

根據(jù)上述分析，涉案專利中定義的“多個(gè)碼”保護(hù)范圍寬泛，無(wú)法直接由母案的申請(qǐng)文本中直接、毫無(wú)疑義地確定，因此涉案專利獨(dú)立權(quán)利要求1、7、17和18中關(guān)于“多個(gè)碼”的定義和限定特征均超出原申請(qǐng)記載的范圍，其從屬權(quán)利要求2-5、7-14基于引用關(guān)系，同樣超出原申請(qǐng)記載的范圍，不符合專利法第33條的規(guī)定。

綜上，專利復(fù)審委員會(huì)宣告本專利權(quán)全部無(wú)效。

值得一提的是，專利權(quán)人在母案實(shí)質(zhì)審查期間，將初始限定的“子信道”最終修改定義為“擴(kuò)頻碼”，具體審查及修改過(guò)程如下圖所示：

母案在第一次答復(fù)審查意見(jiàn)時(shí)，將其中的“子信道”修改為“多個(gè)碼”，后被認(rèn)定為修改超范圍，因原始文本中記載了各子信道分別與擴(kuò)頻碼相對(duì)應(yīng)的方式，又將其修改為“多組擴(kuò)頻碼”，從而獲得授權(quán)。

而作為分案申請(qǐng)的涉案專利，在審查過(guò)程期間，其權(quán)利要求一中所限定的“多個(gè)碼”也因同樣的問(wèn)題被下發(fā)了三通：

但是專利權(quán)人在三通答復(fù)時(shí)認(rèn)為原始文本中記載了各子信道分別與擴(kuò)頻碼相對(duì)應(yīng)的方式，并結(jié)合說(shuō)明書中關(guān)于子信道選擇單元206和子信道分配單元209的記載，可以得出“多個(gè)碼”的記載，最終該說(shuō)法得到審查員的認(rèn)可，拿到了授權(quán)。

在母案和本案審查過(guò)程中針對(duì)“多個(gè)碼”這一定義是否超范圍的問(wèn)題均下發(fā)審查意見(jiàn)通知書，但最終結(jié)果卻截然不同。其中，一方面，不同的審查員對(duì)技術(shù)特征上位概括超范圍這類問(wèn)題的理解存在一定偏差，另一方面也在于申請(qǐng)人的答復(fù)角度。雖然原申請(qǐng)文本的描述中“作為該預(yù)定的資源例如有定時(shí)、擴(kuò)頻碼或多載波信號(hào)的子載波等”為保守型的說(shuō)法，其中“等”字表明了除列舉的之外還可能為其他的方式，但部分審查員認(rèn)為結(jié)合說(shuō)明書內(nèi)容可以有效上位化，部分審查員認(rèn)為無(wú)法從申請(qǐng)文本中直接推導(dǎo)得出，這也是導(dǎo)致判斷不同的因素之一。

【案例啟示】

1、從本案來(lái)看，本案涉及到分案申請(qǐng)，分案申請(qǐng)不得超出原申請(qǐng)記載的范圍，但筆者發(fā)現(xiàn)，母案在審查的過(guò)程中，就曾因?yàn)椤岸鄠€(gè)碼”超范圍而被下發(fā)二通，而后續(xù)作為分案申請(qǐng)的涉案專利也出現(xiàn)了同樣的問(wèn)題。“多個(gè)碼”與“擴(kuò)頻碼”相比，雖然僅是一詞之差，但前者為后者的上位概念，限定概括的范圍過(guò)于寬泛，本領(lǐng)域的技術(shù)人員難于預(yù)見(jiàn)該特征所包括的除本申請(qǐng)具體實(shí)施方式之外的所有方式均能解決其技術(shù)問(wèn)題，因此無(wú)法從申請(qǐng)文本中直接推導(dǎo)得出。

2、“能否從原申請(qǐng)文本直接且毫無(wú)疑義地確定的內(nèi)容”是判定修改是否超范圍的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際包含兩個(gè)方面，其一是根據(jù)說(shuō)明書和附圖中以文字方式或者圖形方式等明確表達(dá)的內(nèi)容，其二為可以結(jié)合說(shuō)明書及其附圖直接、毫無(wú)疑義地確定的內(nèi)容。

3、如何避免此類修改超范圍的情況，修改超范圍問(wèn)題出現(xiàn)的原因部分在于希望獲取更大的保護(hù)范圍而進(jìn)行特征的修改或者上位化修改，導(dǎo)致修改后的權(quán)利要求超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍。因此想要避免超范圍問(wèn)題的出現(xiàn)，首先在于初期申請(qǐng)文本就要考慮到設(shè)置合理的保護(hù)范圍，進(jìn)行合理上位化，避免后續(xù)出現(xiàn)保護(hù)范圍調(diào)整的情況，其次若為了調(diào)整保護(hù)范圍而進(jìn)行修改，需要按照“能否從原申請(qǐng)文本直接且毫無(wú)疑義地確定的內(nèi)容”這一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查，防止后期因超范圍問(wèn)題影響最終授權(quán)或?qū)е聦＠麢?quán)不穩(wěn)定。

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