【引言】
雖然說明書不支持是主要無效理由之一，實踐中專利局卻很少以此為理由做出無效決定，根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，僅有2.8%的發(fā)明專利無效決定，將此作為了無效決定的依據(jù)。即每100件無效決定僅有不到3件以說明書不支持的法條為依據(jù)。
【案件信息】
案件編號：第 4W111443號
決定日：2021年08月23日
發(fā)明創(chuàng)造名稱：制備氟化有機化合物的方法
無效宣告請求人：浙江環(huán)新氟材料股份有限公司
專利權人：霍尼韋爾國際公司
專利號：200780007465.8
【基本案情】
浙江環(huán)新氟材料股份有限公司（下稱請求人）于 2020年11月 16日向國家知識產(chǎn)權局提出無效宣告請求，其理由是：權利要求1-29得不到說明書支持，………請求宣告本專利全部無效。
專利權人針對上述無效宣告請求于 2021年03月19日提交了意見陳述書，并提交了修改后的權利要求書（共15項）。
合議組于2021年8月23日做出決定，宣告第00780007465.8號發(fā)明專利權全部無效。
值得注意的是，本無效決定主要以專利法第26條第4款，即說明書不支持為主要依據(jù)做出的無效決定。僅修改后的權利要求15是新穎性為依據(jù)做出的無效決定。雖然說明書不支持是主要無效理由之一，實踐中專利局卻很少以此為理由做出無效決定，根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，僅有2.8%的發(fā)明專利無效決定，將此作為了無效決定的依據(jù)。即每100件無效決定僅有不到3件應用了說明書不支持的法條。 ---引用自某公眾號統(tǒng)計數(shù)據(jù)基于以上原因，專利局做出決定的具體分析具有了一定的借鑒意義。無效決定中，基于下位范圍不成立則上位相應被否定的原則，直接跳過權利要求1-7，以權利要求8為基礎分析說明書是否支持的問題。專利局認為，權利要求 8 的保護范圍并不特指式（IA）→（IAA）→（IB）→（II）僅經(jīng)過這三步反應的反應路線，該權利要求實際上僅限定了式（IA）化合物通過式（IAA）、（IB）這兩個中間步驟生成的化合物最終反應得到式（II）化合物的過程，其中每一步的具體轉(zhuǎn)化路線可以包括其他的一切可行反應路線，包括直接轉(zhuǎn)化和間接轉(zhuǎn)化。通俗解釋，就是（IA）→……→（II）的反應過程，可以含有更為復雜的中間步驟，但只要含有（IAA）和（IB）這2個步驟，就涵蓋于權8的保護范圍內(nèi)。 而說明書中的記載以及實施例中，僅僅記載了具體的一條反應路線：專利局認為，權利要求 8 所限定的式（IA）獲得化合物（II）的路徑，存在以下幾個問題：2、將不含 CF3的式（IB）轉(zhuǎn)化為式（II）需要經(jīng)歷多個不同類型的反應。3、權8包括了原料為式（IA）的化合物通過無數(shù)條未知路線，包括各種可能的加成和消去鹵化氫或者是雙鹵原子等的反應類型。4、由于不對稱烯烴的加成反應和鹵代烴消除反應均存在區(qū)域選擇性問題，在不同反應條件下獲得的產(chǎn)物不同，權利要求 8中甚至還包括并不消除鹵代氫，而是消除二鹵代物的情況，然而，如何實現(xiàn)區(qū)域選擇性加成和鹵代在本專利說明書具體實施方式部分并未提及，本領域技術人員根據(jù)本領域普通技術知識以及說明書的相關教導，并不能預期消除二鹵代物時如何獲得產(chǎn)物。由于以上的原因，專利局判定權利要求8不符合專利法第26條第4款的規(guī)定，即說明書記載不支持權利要求8的保護范圍。 1、化合物制備工藝的權利要求，其上位化要合理，至少應該為原料與產(chǎn)物之間有明確的基團對應關系。2、謹慎采用間接轉(zhuǎn)化，不限定具體的反應步驟順序，而采用“含有”之類的限定，導致說明書難以充分支持的情況。3、在發(fā)明內(nèi)容部分，尤其要謹慎使用模板式的詞語過度擴大解釋，例如本發(fā)明的說明書中，特別強調(diào)了權利要求的保護范圍包含了間接轉(zhuǎn)化，導致無效階段非常被動。4、為了防止侵權，在合理上位化的同時，可采用專利布局申請多件類似專利獲得充分的專利保護，而謹慎僅僅申請一件專利導致過度設置保護范圍防止侵權時，反而導致專利出現(xiàn)說明書不支持的缺陷。5、撰寫專利文本時，權利要求范圍的梯度要盡量細化，以便于在無效階段留有后路進行合理的刪除合并，本發(fā)明專利在無效階段由于權利要求沒有非常具體的梯度設置，導致無法縮小到合理的范圍，也是專利被無效的重要原因之一。
