案情介紹

涉案專利申請(qǐng)人為北京亞東生物制藥有限公司，授權(quán)公告日為2009年4月1日。

權(quán)利要求1保護(hù)的內(nèi)容為：

本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是克服現(xiàn)有技術(shù)的不足，提供一種能夠有效治療乳腺增生性疾病的藥物組合物。

專利復(fù)審委認(rèn)為權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性的理由為：

權(quán)利要求1與證據(jù)1相比，區(qū)別僅在于：1.二者的劑型不同；2.濾液濃縮密度不同。

將某種處方已知的藥物改換劑型，是本領(lǐng)域技術(shù)人員的常規(guī)做法；在證據(jù)1公開的濃縮密度范圍內(nèi)選擇其中的具體值，這種選擇是常規(guī)的。因此，本專利不具備創(chuàng)造性。

專利權(quán)人辯稱，中藥產(chǎn)品的原料與中藥產(chǎn)品的活性成分是不同的概念，權(quán)利要求1與證據(jù)1相比，中藥原料雖相同，但用不同的制備方法處理后，最終產(chǎn)品中的活性成分千差萬別。本專利產(chǎn)品系經(jīng)過權(quán)利要求1限定的方法制備，不含減壓干燥步驟，與證據(jù)1相比，活性成分丹酚酸b的含量已經(jīng)產(chǎn)生了顯著變化，從而導(dǎo)致最終的產(chǎn)品有效率顯著變化，進(jìn)一步帶來臨床療效上的顯著進(jìn)步，本領(lǐng)域技術(shù)人員難以預(yù)料。

本專利申請(qǐng)日前，制藥企業(yè)必須按照2000年版藥典標(biāo)準(zhǔn)（證據(jù)1）生產(chǎn)，證據(jù)1即為本專利說明書實(shí)驗(yàn)例3中的陽性對(duì)照藥乳塊消片。從實(shí)驗(yàn)例3可以看出，權(quán)利要求1的藥物總有效率為95.70%，而陽性對(duì)照藥即證據(jù)1的藥物總有效率為89.32%，本專利權(quán)利要求1的藥物在臨床療效上明顯優(yōu)于證據(jù)1的藥物。作為一組證據(jù)鏈，反證4、7用于佐證本專利與證據(jù)1的總有效率的比較結(jié)果，效果相互印證。

反證4內(nèi)容為北京中醫(yī)藥大學(xué)藥廠生產(chǎn)的乳塊消片的總有效率達(dá)86%，內(nèi)容經(jīng)過公證；反證7為《中華人民共和國藥典（2005年版一部）》，用于證明不同干燥方式對(duì)藥物效果的影響。 

針對(duì)專利權(quán)人的意見，專利復(fù)審委認(rèn)為：

（1）反證7公開日晚于本專利申請(qǐng)日，因此，反證7不屬于申請(qǐng)日前的公知常識(shí)證據(jù)，不予接受。

（2）關(guān)于預(yù)料不到的技術(shù)效果，本專利與反證4比較，反證4中未公開測定乳塊消片總有效率的測定方法，在無法確知該方法與本專利方法是否相同的情況下，不能直接進(jìn)行實(shí)驗(yàn)結(jié)果的比較。此外，反證4中指出該藥物執(zhí)行反證7的標(biāo)準(zhǔn)，但由于反證7因舉證時(shí)限問題不予接受，使得證據(jù)鏈不完整，導(dǎo)致無法明確說明反證4中的各藥物成分的含量和制法。本專利采用常規(guī)輔料、常規(guī)制法制成顆粒劑，獲得的包括總有效率在內(nèi)的技術(shù)效果是可以預(yù)期的，并非無法預(yù)料。由于減壓干燥步驟中的高溫等因素會(huì)造成本專利藥物中活性成分的損失，而常規(guī)顆粒劑制法不含減壓干燥步驟，這種方法本身的特點(diǎn)所導(dǎo)致的最終的效果改變是本領(lǐng)域技術(shù)人員可以預(yù)料的。 

可以看出，專利復(fù)審委并未認(rèn)可本專利具有預(yù)料不到的技術(shù)效果，理由是無法確知本專利與反證4的測定方法是否相同，因此無法比較；用于佐證的反證7因公開日在本申請(qǐng)日之后而不予接受；本專利制備方法為常規(guī)制法，因此技術(shù)效果可以預(yù)料。

一、二審法院均認(rèn)為反證7為藥典，屬于公知常識(shí)證據(jù)，即使公開日晚于本專利申請(qǐng)日，也不能機(jī)械地認(rèn)為藥典中記載的技術(shù)內(nèi)容不是公知常識(shí)，反證7應(yīng)予采納。

對(duì)于預(yù)料不到的技術(shù)效果，一審法院認(rèn)為，無效宣告決定對(duì)于本專利技術(shù)效果的可預(yù)期性的認(rèn)定脫離或夸大了本領(lǐng)域技術(shù)人員的預(yù)期能力，本專利顆粒劑的總有效率為95.70％，證據(jù)1中片劑的總有效率為89.32％，本專利權(quán)利要求1具有“顯著進(jìn)步”。

二審法院則認(rèn)可專利復(fù)審委的觀點(diǎn)，認(rèn)為本專利是將證據(jù)1中的片劑改換成了顆粒劑，將某種處方已知的藥物由某常規(guī)劑型改換成另一種常規(guī)劑型，是本領(lǐng)域技術(shù)人員的常見做法。本領(lǐng)域技術(shù)人員知曉干燥步驟中的高溫等因素會(huì)造成本專利藥物中活性成分的損失，而且藥典中的常規(guī)顆粒劑制法之一本身就不含減壓干燥步驟，省略減壓干燥步驟所導(dǎo)致的最終效果的改變是本領(lǐng)域技術(shù)人員可以預(yù)料的。

可見，對(duì)于本專利的技術(shù)是否可以預(yù)料，一、二審法院產(chǎn)生了不同的觀點(diǎn)，對(duì)此，最高法在再審中給出了最終裁決：

首先，對(duì)于專利權(quán)人主張的權(quán)利要求1與證據(jù)1相比，由于不含減壓干燥步驟，活性成分丹酚酸b的含量產(chǎn)生了顯著變化，從而導(dǎo)致最終的產(chǎn)品有效率顯著變化。

最高法認(rèn)為，反證3是一篇發(fā)表于本專利申請(qǐng)日之后的論文，其以丹酚酸b為指標(biāo)，比較了減壓干燥、噴霧干燥兩種干燥方式制備的乳塊消片提取物的含量差異，結(jié)論為，噴霧干燥制備的乳塊消片中提取物丹酚酸b的含量比較高。在本案中，反證3雖然一定程度上解釋了制備工藝與丹酚酸b含量之間的關(guān)系，但其系本專利申請(qǐng)日之后公開的技術(shù)文獻(xiàn)，所述技術(shù)內(nèi)容并非本領(lǐng)域技術(shù)人員在本專利申請(qǐng)日前所具有的知識(shí)水平與認(rèn)知能力。故不應(yīng)當(dāng)以反證3記載的內(nèi)容作為判斷本專利技術(shù)效果的基礎(chǔ)。在本專利說明書沒有記載提高丹酚酸b含量及其技術(shù)效果的情況下，也不應(yīng)當(dāng)將反證3作為對(duì)比實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)使用。

退一步而言，即便考慮反證3的有關(guān)內(nèi)容，由于亞東制藥公司主張的本專利的技術(shù)效果表現(xiàn)在丹酚酸b含量的提高可以有效改善乳塊消片臨床效果一節(jié)未記載在專利申請(qǐng)文件中，并且，本專利與證據(jù)1的區(qū)別并非在于用噴霧干燥替換減壓干燥，因此反證3所證明的內(nèi)容也與判斷本專利是否具備創(chuàng)造性缺乏直接關(guān)聯(lián)。

其次，在認(rèn)定是否存在預(yù)料不到的技術(shù)效果時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域的特點(diǎn)尤其是技術(shù)效果的可預(yù)見性、現(xiàn)有技術(shù)中存在的技術(shù)啟示等因素。通常，現(xiàn)有技術(shù)中給出的技術(shù)啟示越明確，技術(shù)效果的可預(yù)見性就越高。

本案中，片劑和顆粒劑均為中藥領(lǐng)域常見劑型，該領(lǐng)域?qū)煞N制備方法以及所帶來的技術(shù)效果的可預(yù)見性方面的研究較為充分。在對(duì)技術(shù)效果存在合理的預(yù)期的情況下，面對(duì)本專利實(shí)際要解決的劑型改變的技術(shù)問題時(shí)，本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到結(jié)合證據(jù)3藥典公開的將中藥提取物制成顆粒劑的常規(guī)制法?；钚猿煞峙c制備方法有關(guān)，在提取條件相同的情況下，一般不會(huì)導(dǎo)致提取物存在根本性的區(qū)別。由于常規(guī)顆粒劑制法的兩種具體方法均不含減壓干燥步驟，本領(lǐng)域技術(shù)人員對(duì)本專利所采用的顆粒劑的常規(guī)制法有利于保持藥物活性、產(chǎn)品易于崩解、藥物溶出度和生物利用度好具有普遍的預(yù)期，由此提高藥物有效率也是在合理預(yù)期之內(nèi)的。

因此，對(duì)該技術(shù)效果的預(yù)期是基于證據(jù)1的處方與常規(guī)顆粒劑制法結(jié)合后獲得的技術(shù)方案所帶來的。在現(xiàn)有技術(shù)整體上存在明確的技術(shù)啟示的情況下，由制備方法所必然產(chǎn)生的技術(shù)效果并未超出本領(lǐng)域技術(shù)人員的合理預(yù)期。

......也就是說，本專利臨床療效優(yōu)于最接近現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)1的95.70%的總有效率是本專利限定的制備方法本身的特點(diǎn)導(dǎo)致的。同時(shí)，專利權(quán)人并未舉證證明其超出了本領(lǐng)域技術(shù)人員的合理預(yù)期。因此，該效果的改變是本領(lǐng)域技術(shù)人員可以合理預(yù)料的，并不能得出本專利具有預(yù)料不到的技術(shù)效果的結(jié)論。

專利審查指南中規(guī)定：當(dāng)發(fā)明產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果時(shí)，一方面說明發(fā)明具有顯著的進(jìn)步，同時(shí)也反映出發(fā)明的技術(shù)方案是非顯而易見的，具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，該發(fā)明具備創(chuàng)造性。

如果發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比具有預(yù)料不到的技術(shù)效果，則不必再懷疑其技術(shù)方案是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，可以確定發(fā)明具備創(chuàng)造性。

可見，申請(qǐng)人如果能夠證明發(fā)明具有預(yù)料不到的技術(shù)效果，也就意味著該發(fā)明具備創(chuàng)造性。

實(shí)踐中的難點(diǎn)是，申請(qǐng)人如何證明發(fā)明具有預(yù)料不到的技術(shù)效果，以及當(dāng)申請(qǐng)人主張發(fā)明具有預(yù)料不到的技術(shù)效果時(shí)，審查員如何進(jìn)行認(rèn)定。

本案例，對(duì)于如何判定預(yù)料不到的技術(shù)效果，給出了一定的啟示：

1、未記載在說明書中，并且，無申請(qǐng)日之前的公知常識(shí)能夠證明的技術(shù)效果，一般不應(yīng)作為獲得專利權(quán)的依據(jù)。

2、對(duì)無效請(qǐng)求人而言，針對(duì)專利權(quán)人主張的預(yù)料不到的技術(shù)效果，可結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)證據(jù)，首先論證現(xiàn)有技術(shù)給出了技術(shù)啟示使得本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠獲得發(fā)明的技術(shù)方案，其次要論證該技術(shù)方案與技術(shù)效果之間存在必然的聯(lián)系，即所述技術(shù)效果并未超出本領(lǐng)域技術(shù)人員的合理預(yù)期。