專利法第5條規(guī)定：“對(duì)違反法律、社會(huì)公德或者妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造，不授予專利權(quán)。對(duì)違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定獲取或者利用遺傳資源，并依賴該遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造，不授予專利權(quán)。”

對(duì)于多數(shù)被駁回的新申請(qǐng)，駁回意見中的法條依據(jù)往往是專利法第22條第3款，而依據(jù)專利法第5條駁回的申請(qǐng)少之又少，對(duì)于此類駁回意見，切忌望而生畏。相反，若有充分的證據(jù)去說明審查員的認(rèn)定確實(shí)有誤，相應(yīng)的專利反而在復(fù)審前置階段便有極大的可能性被撤駁。

下面，筆者以一篇以專利法第5條為依據(jù)而駁回的專利為例進(jìn)行說明。

涉案專利公開了一種益生菌奶茶及制備方法，原料中涉及到一種組分——溪黃草。而全文中并未記載溪黃草的來源或其他可用信息。

1.新食品原料記載的溪黃草均已更名為“狹基線紋香茶菜”，而非本申請(qǐng)所要求保護(hù)的溪黃草；

根據(jù)駁回意見可知，本案的爭(zhēng)議點(diǎn)主要在于，審查員認(rèn)為：溪黃草屬于藥品，并非食品，且并非新食品原料“狹基線紋香茶菜”，在食品中不可添加，大劑量溪黃草對(duì)肝臟有毒害作用。

1.溪黃草屬于新食品原料，新食品原料名錄中原名為溪黃草，后更名為狹基線紋香茶菜；同時(shí)舉證了國家衛(wèi)生健康委員會(huì)衛(wèi)生行政許可公眾查詢網(wǎng)站以及中國政府網(wǎng)食品安全標(biāo)準(zhǔn)與檢測(cè)評(píng)估司的相關(guān)內(nèi)容，從而說明官方網(wǎng)站中曾以“溪黃草”三字作為產(chǎn)品名稱的記載且被列入終止審查目錄之中。

2.從溪黃草在茶飲中的歷史發(fā)展層面來看，溪黃草在本領(lǐng)域中也曾陷入非法添加門事件而停產(chǎn)，但后來被正名，同時(shí)舉證了市場(chǎng)監(jiān)督管理局駁回行政復(fù)議申請(qǐng)決定書一項(xiàng)有關(guān)溪黃草的案例內(nèi)容。

3.舉證公知常識(shí)證據(jù)結(jié)合申請(qǐng)文本進(jìn)行說明。本領(lǐng)域中“溪黃草”一詞易被混淆，但對(duì)于本申請(qǐng)而言：

①在茶飲中使用的溪黃草是通說意義上的狹基線紋香茶菜，這是本領(lǐng)域中人們的普遍認(rèn)知，本申請(qǐng)中添加至奶茶中的溪黃草即狹基線紋香茶菜是有且唯一確認(rèn)的；

②本申請(qǐng)?jiān)现猩婕皟煞N新食品原料，即相對(duì)用量較少的湖北海棠葉和溪黃草，基于對(duì)湖北海棠葉的定位也可知，溪黃草也必然為新食品原料中的溪黃草，也即狹基線紋香茶菜。

③本申請(qǐng)側(cè)重于“食品”，從所述領(lǐng)域即可知?dú)w屬于“食品領(lǐng)域”因此，其所加入的原料必然為可作為食品食用材料，而非不可食用的原料。

4.對(duì)于駁回意見中指出的“溪黃草并不在《可用于保健食品的物品名單》和《既是食品又是藥品的物品名單》中，且溪黃草性寒味苦，脾胃虛寒者慎用，大劑量溪黃草對(duì)于肝臟有毒性作用，應(yīng)在?？漆t(yī)生指導(dǎo)下應(yīng)用?！眴栴}，進(jìn)行針對(duì)性答復(fù)。具體的：①本申請(qǐng)歸屬食品領(lǐng)域，并非保健品領(lǐng)域；②本領(lǐng)域中存在多個(gè)名單，名單之間并不具有必然的交叉性，也不具有必然的上位名單或下位名單要求；③任何原料均不能夠拋開劑量談問題。

總而言之，駁回決定的認(rèn)定并不必然準(zhǔn)確，遇到專利法第5條時(shí)，切不可畏縮不前，要擅于從各個(gè)角度各個(gè)方面進(jìn)行舉證、說明，充分而有效地說服審查員，爭(zhēng)取到專利授權(quán)。