在處理駁回專利的復(fù)審分析時(shí)，有時(shí)候會遇到這樣的案件：技術(shù)方案平平，貌似沒有創(chuàng)造性，但細(xì)細(xì)分析之下，發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題不太容易發(fā)現(xiàn)，也未被現(xiàn)有技術(shù)所公開，且技術(shù)效果顯著。這時(shí)候復(fù)審分析所建議的復(fù)審策略往往是：以發(fā)現(xiàn)和提出的技術(shù)問題本身具有創(chuàng)造性為復(fù)審請求要點(diǎn)，建議復(fù)審。申請人在面對這一復(fù)審策略時(shí)，往往滿腹狐疑：這，這，這能行嗎？是的，這也可以行的。而采取這類復(fù)審策略的關(guān)鍵在于：這個(gè)技術(shù)問題是否容易發(fā)現(xiàn)？相應(yīng)的技術(shù)效果是否顯著或預(yù)料不到？不信，我們來看一個(gè)最高院的指導(dǎo)案例：
申請?zhí)枺?01520653490.5；
實(shí)用新型專利名稱：“云臺”；
涉案專利（以下簡稱“本專利”）先后經(jīng)歷了無效審查、一審判決和二審判決。起初，針對本專利，無效請求人（杜文文）于2018年04月03日向?qū)＠麖?fù)審委員會提出了無效宣告請求，請求宣告本專利權(quán)利要求全部無效。國家知識產(chǎn)權(quán)局于2018年11月29日作出第38122號無效宣告請求審查決定（以下簡稱被訴決定）：宣告本專利的權(quán)利要求1、6無效，在權(quán)利要求2-5、7-18的基礎(chǔ)上維持本專利有效。對此，深圳市大疆靈眸科技有限公司（專利權(quán)人，以下簡稱“大疆公司”）不服，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，請求撤銷被訴決定。本案的爭議焦點(diǎn)問題之一是：涉案專利權(quán)利要求1和6是否具有創(chuàng)造性。大疆公司仍不服，繼續(xù)向最高人民法院提起上訴，并主張了：
本專利發(fā)現(xiàn)并解決了現(xiàn)有技術(shù)中沒有注意到的技術(shù)問題，取得了有益的技術(shù)效果，具備創(chuàng)造性。根據(jù)權(quán)利要求的技術(shù)方案，其提出的云臺利用了在俯仰軸結(jié)構(gòu)或橫滾軸結(jié)構(gòu)上設(shè)置鎖定結(jié)構(gòu)，以阻止俯仰軸結(jié)構(gòu)或橫滾軸結(jié)構(gòu)上的電機(jī)在云臺處于非工作狀態(tài)下隨意轉(zhuǎn)動，從而保證了在云臺處于非工作狀態(tài)下可以進(jìn)行確定的位置固定。通過上述結(jié)構(gòu)的巧妙設(shè)計(jì)，解決了現(xiàn)有技術(shù)中的云臺非工作狀態(tài)下無法固定或者固定的結(jié)構(gòu)復(fù)雜的問題，方便了云臺保管以及用戶的攜帶與使用。
而上述技術(shù)手段，在本申請被公開之前，并沒有任何技術(shù)資料或者以其他方式公開披露其可以這樣進(jìn)行運(yùn)用。因此，本專利的技術(shù)方案具有新穎性和創(chuàng)造性。
大疆公司的上述主張涉及到“問題的提出”是否需要在創(chuàng)造性判斷中予以考慮、以及如何判斷“問題的提出”是否具有非顯而易見性的問題。
最終，最高人民法院于2020年9月25日判決駁回上訴，維持原判。
雖然大疆公司敗訴，但是該案件被入選人民法院案例庫，成為指導(dǎo)案例，并針對“‘問題的提出’在創(chuàng)造性判斷過程中的考量”給出了最高院的指導(dǎo)觀點(diǎn)。
提出新的技術(shù)問題或者發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有技術(shù)中存在的技術(shù)缺陷本身是否應(yīng)該在創(chuàng)造性判斷中予以考量，需要根據(jù)案件具體情況確定。多數(shù)情況下，提出技術(shù)問題和發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題是發(fā)明創(chuàng)造的動因和起點(diǎn)，發(fā)明創(chuàng)造技術(shù)方案的形成與“問題的提出”之間存在直接因果關(guān)系。大多數(shù)情況下，“提出問題”和“發(fā)現(xiàn)問題”比較容易，找到解決問題的技術(shù)方案相對困難。但是，不排除在特定情況下，“提出問題”“發(fā)現(xiàn)問題”可能比“解決問題”更重要。有時(shí)候，技術(shù)進(jìn)步的難點(diǎn)在于尋找問題，一旦要解決的問題被確定，則可以通過本領(lǐng)域常規(guī)技術(shù)手段的組合、相近技術(shù)領(lǐng)域之間的技術(shù)轉(zhuǎn)用、合乎邏輯的技術(shù)推理、有限次試驗(yàn)等獲得解決技術(shù)問題的技術(shù)方案。
在這種特定情況下，如果在創(chuàng)造性判斷過程中缺乏關(guān)于“‘問題的提出’對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見”的考量，可能導(dǎo)致創(chuàng)造性判斷陷入后見之明的誤區(qū)。具體到本案中，本專利雖然提出了“云臺電機(jī)軸在非工作狀態(tài)下的鎖定”的具體技術(shù)問題，但是，當(dāng)云臺處于電機(jī)調(diào)整角度范圍之外的“非工作狀態(tài)”時(shí)，該類型云臺所存在的“隨意擺動、不便于保管、攜帶與使用”的缺陷是顯性的、直接能夠發(fā)現(xiàn)的，本領(lǐng)域技術(shù)人員、甚至是云臺的使用者在面對該缺陷時(shí)，自然就會想到該缺陷是由于云臺在“非工作狀態(tài)”無法鎖定位置這一技術(shù)問題而引發(fā)的，因此，大疆公司所主張的“本專利發(fā)現(xiàn)并解決了現(xiàn)有技術(shù)中沒有注意到的”技術(shù)問題，即“云臺電機(jī)軸在非工作狀態(tài)下的鎖定”不具有非顯而易見性，本案專利的創(chuàng)造性判斷中，僅就“問題的提出”而言，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定現(xiàn)有技術(shù)已經(jīng)給出了相應(yīng)的技術(shù)啟示。總結(jié)成一句簡單（粗暴）的話就是：大疆公司所主張的技術(shù)問題是外在的、顯現(xiàn)的、比較直觀和容易發(fā)現(xiàn)的，并非難以發(fā)現(xiàn)，因此，不予支持！這里，小編順帶插一句，大疆公司的原主張用詞也是比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?，其用的?span style="color: rgb(15, 79, 198)">“沒有注意到的”技術(shù)問題，但是，“沒有注意到”≠“很難發(fā)現(xiàn)”，一個(gè)人有可能沒有注意到，不過群眾的眼睛是雪亮的，幾個(gè)人或一群人總是可以注意到并發(fā)現(xiàn)的。專利的創(chuàng)造性既可以來源于“問題的解決”（即技術(shù)方案本身），也可以來源于“問題的提出”（即技術(shù)問題本身）；當(dāng)現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)步的難點(diǎn)在于發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，如果不考慮“問題的提出”對本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說是否顯而易見，可能會陷入后見之明并低估技術(shù)方案的創(chuàng)造性；
在處理答復(fù)、復(fù)審、無效和訴訟等業(yè)務(wù)時(shí)，當(dāng)涉及到創(chuàng)造性問題時(shí)，可從技術(shù)問題的角度出發(fā)，考量該技術(shù)問題是否容易發(fā)現(xiàn)，倘若該技術(shù)問題不容易發(fā)現(xiàn)，則對應(yīng)的技術(shù)效果很可能就是預(yù)料不到的技術(shù)效果，具有創(chuàng)造性。
小伙伴們，在實(shí)務(wù)處理過程中，尤其是答復(fù)、復(fù)審和無效案件這類涉及創(chuàng)造性判斷的業(yè)務(wù)中，快將上述申辯策略利用起來吧！
