專利權(quán)屬糾紛,是指當(dāng)事人因?qū)@暾垯?quán)或?qū)@麢?quán)的歸屬產(chǎn)生的民事糾紛。這里的“權(quán)屬”,既包括已經(jīng)獲得授權(quán)的“專利權(quán)”,也包括處于申請過程中的“專利申請權(quán)”,甚至包括尚未進(jìn)入申請程序的“申請專利的權(quán)利”。此類糾紛不僅在實際生產(chǎn)經(jīng)營中常見,也是法院高發(fā)的民事糾紛之一。
本文擬從2024年最高人民法院發(fā)布的2023年典型案例——(2022)最高法知民終2436號民事判決書《浙江吉某控股集團(tuán)有限公司等與威某智慧出行科技(上海)股份有限公司等專利申請權(quán)權(quán)屬糾紛案民事判決書》中,探究并討論此類案件的審理焦點及裁判規(guī)則。
一、案件事實
為更好的說明本文觀點,筆者對案件事實進(jìn)行了一定的精簡。
訴爭專利系某科技股份公司于2017年7月10日申請,公布日為2017年11月17日,發(fā)明人為張某甲、王某。涉及的技術(shù)領(lǐng)域是“新能源車輛的電池包加熱技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種電池包加熱裝置及電池包加熱方法”。
案件一審原告及二審上訴人成都某工業(yè)公司于2007年10月8日成立,經(jīng)營范圍包括汽車改裝車、汽車零配件、發(fā)動機(jī)零配件的研發(fā)、生產(chǎn)、推廣及提供相關(guān)的售后服務(wù)等。
2011年4月2日,成都某工業(yè)公司(甲方)與張某甲(乙方)簽訂《勞動合同》,約定合同期限從2011年4月2日起至2014年4月1日止,乙方的工作內(nèi)容包括:甲方安排的其他工作,乙方的工作地點為某市某區(qū);實行目標(biāo)績效工資制,預(yù)估工資總額2610元/月。2014年4月2日,成都某工業(yè)公司與張某甲續(xù)簽《勞動合同》,約定合同期從2014年4月2日起至2017年4月1日,張某甲的工作內(nèi)容包括產(chǎn)品技術(shù)崗以及成都某工業(yè)公司安排的其他工作。2016年5月20日,張某甲向成都某工業(yè)公司提出辭職申請,于2016年5月23日獲準(zhǔn)離職。
案件一審被告、二審被上訴人某科技股份公司成立于2016年12月1日,經(jīng)營范圍包括新能源智能汽車的技術(shù)設(shè)計和研發(fā),技術(shù)轉(zhuǎn)讓等。
2016年前后,包括向某、張某甲(即前文與成都某工業(yè)公司簽訂勞動合同的乙方)、寇某、鐘某甲、張某藝、冷某等四十名員工從原告離職并入職本案被告某科技股份公司方。自2020年起,本案被告某科技股份公司因?qū)@麢?quán)、專利申請權(quán)權(quán)屬爭議,分別以某汽車成都科技有限公司、某汽車集團(tuán)及成都某工業(yè)公司等為被告,向上海知識產(chǎn)權(quán)法院提起專利權(quán)、專利申請權(quán)權(quán)屬糾紛訴訟共29件。
在法院審理的其中27件專利權(quán)、專利申請權(quán)權(quán)屬糾紛案件中,被告方均認(rèn)為,相關(guān)訴爭專利均系從成都某工業(yè)公司離職人員離職后1年內(nèi)申請,某科技股份公司方?jīng)]有任何研發(fā)投入,故訴爭專利權(quán)、專利申請權(quán)均應(yīng)歸成都某工業(yè)公司所有。某科技股份公司方均認(rèn)為,訴爭專利技術(shù)方案比較簡單,無需“研發(fā)立項”“研發(fā)記錄”“實驗測試”等復(fù)雜過程,亦不會保留研發(fā)過程的書面記錄。上述27件專利權(quán)、專利申請權(quán)權(quán)屬糾紛中,14件案件所涉訴爭專利的發(fā)明人包括張某甲,除本案外13件案件的訴爭專利均系張某甲自成都某工業(yè)公司離職后1年內(nèi)申請,均主要涉及電動汽車電池等相關(guān)技術(shù)。
法院也查明,本案訴爭專利的發(fā)明人張某甲在成都某工業(yè)公司在職期間的CPC郵箱中,從2014年1月1日起至2016年6月1日,在主題中輸入“電池”“電動”“換熱”,檢索出大量以張某甲為發(fā)件人及收件人的郵件。
二、法院裁判
(一)原審法院裁判
原審法院認(rèn)為,本案中,成都某工業(yè)公司與張某甲的《勞動合同》約定,張某甲在技術(shù)部從事與產(chǎn)品技術(shù)相關(guān)的工作。根據(jù)某控股集團(tuán)、某研究院公司、成都某工業(yè)公司提交的證據(jù),從相關(guān)郵件往來以及具體的工作內(nèi)容看,張某甲的工作任務(wù)只涉及蓄電池裝置、電子電器以及空調(diào)系統(tǒng)等,不涉及電動汽車研發(fā)中的動力電池、電池包換熱部分。由于蓄電池是用于汽車啟動和電子器件工作的低壓電源,動力電池是用于純電動汽車驅(qū)動的高壓電源,兩者分屬于技術(shù)路徑完全不同的領(lǐng)域,張某甲在成都某工業(yè)公司的本職工作與訴爭專利申請之間不具有相關(guān)性。因訴爭專利的申請日在張某甲從成都某工業(yè)公司離職1年后,且現(xiàn)有證據(jù)無法證明訴爭專利申請是張某甲執(zhí)行成都某工業(yè)公司的任務(wù)或者主要是利用成都某工業(yè)公司的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造,故某控股集團(tuán)、某研究院公司、成都某工業(yè)公司的訴訟請求缺乏事實和法律依據(jù),原審法院不予支持。
(二)二審法院裁判
第一,關(guān)于張某甲是否系訴爭專利申請的實際發(fā)明人。訴爭專利申請記載發(fā)明人為張某甲、王某,某科技股份公司、張某甲及甲公司方對張某甲系實際發(fā)明人均不持異議,故可以確定張某甲系訴爭專利申請的實際發(fā)明人之一。
第二,關(guān)于訴爭專利申請的技術(shù)方案的作出時間。
首先,訴爭專利申請日為2017年7月10日,故訴爭專利申請的技術(shù)方案形成時間應(yīng)不晚于2017年7月10日。其次,根據(jù)本院查明的事實,中介代理機(jī)構(gòu)工作人員早在2017年5月17日已就訴爭專利申請的技術(shù)方案與王某進(jìn)行溝通,并建議王某進(jìn)一步完善,可以認(rèn)定此時訴爭專利申請的技術(shù)方案已經(jīng)初步形成。再次,張某甲于2016年5月23日從成都某工業(yè)公司離職,此時距離中介代理機(jī)構(gòu)工作人員與王某溝通技術(shù)方案的時間(2017年5月17日)不足1年。最后,還需說明的是,本院所審理甲公司方與乙公司方專利權(quán)權(quán)屬糾紛系列案中,有14件案件所涉訴爭專利發(fā)明人包括張某甲,除本案外的13件案件的訴爭專利均系張某甲自成都某工業(yè)公司離職后1年內(nèi)申請,均主要涉及電動汽車電池等相關(guān)技術(shù)。結(jié)合上述事實,在無相反證據(jù)的情況下,本案訴爭專利發(fā)明創(chuàng)造系在張某甲從成都某工業(yè)公司離職后1年內(nèi)作出的待證事實具有高度可能性。
第三,關(guān)于訴爭專利申請是否與張某甲在成都某工業(yè)公司承擔(dān)的本職工作或者被分配的任務(wù)有關(guān)。
首先,甲公司方的生產(chǎn)及研發(fā)技術(shù)領(lǐng)域較為廣泛。某控股集團(tuán)的經(jīng)營范圍、某研究院公司的業(yè)務(wù)范圍、成都某工業(yè)公司作為某控股集團(tuán)的制造基地以及某控股集團(tuán)與成都市政府有關(guān)部門簽訂的協(xié)議及備忘錄、成都某工業(yè)公司與成都某動力公司簽訂的《技術(shù)開發(fā)戰(zhàn)略合作協(xié)議》以及《GX7純電動動力總成系統(tǒng)方案》、成都某工業(yè)公司發(fā)布的主要起草人為向某的《NL-4EV車型設(shè)計任務(wù)書(初始版)〈秘密級〉》等大量證據(jù)和事實表明,甲公司方生產(chǎn)及研發(fā)并非僅限于傳統(tǒng)燃油車、油電混合車,乙公司方、張某甲所謂甲公司方研發(fā)方向主要為在傳統(tǒng)燃油車的基礎(chǔ)上進(jìn)行“油改電”或“油電結(jié)合”,乙公司方研發(fā)主要針對電動汽車,故其與甲公司方的研發(fā)創(chuàng)新方向不同,甲公司方?jīng)]有電動汽車的技術(shù)積累等主張,均與事實不符。
再次,訴爭專利申請與張某甲在成都某工業(yè)公司的本職工作具有相關(guān)性。訴爭專利申請的技術(shù)方案并不涉及電芯等動力電池核心技術(shù),而僅涉及對電池包加熱。張某甲任職于成都某工業(yè)公司技術(shù)部產(chǎn)品技術(shù)崗,主要負(fù)責(zé)空調(diào)、蓄電池裝置、電子電器等研發(fā)設(shè)計,其本職工作涉及利用空調(diào)、水冷等方式對電池包進(jìn)行溫度控制,與訴爭專利申請利用燃油加熱器對電池包加熱,二者同屬汽車電池溫控技術(shù)領(lǐng)域,技術(shù)原理相通,明顯具有相關(guān)性。
另一方面,訴爭專利申請的技術(shù)方案亦與張某甲因本職工作參與技術(shù)研發(fā)以及接觸的技術(shù)信息密切相關(guān)。發(fā)明創(chuàng)造如果被明確為發(fā)明人的本職工作或者原單位分配的任務(wù),發(fā)明人所作出的發(fā)明創(chuàng)造毫無疑問應(yīng)屬于職務(wù)發(fā)明。
除此以外,發(fā)明人雖然不直接負(fù)責(zé)訴爭專利的技術(shù)研發(fā),但其因工作職責(zé)和權(quán)限而接觸、控制、獲取了相關(guān)技術(shù)信息并將其用之于訴爭專利的技術(shù)方案,不能僅因為該技術(shù)研發(fā)具體負(fù)責(zé)另有其人,就簡單否定訴爭專利的技術(shù)方案與發(fā)明人本職工作之間的相關(guān)性。
因此,訴爭專利申請技術(shù)方案的研發(fā)既與張某甲在成都某工業(yè)公司的本職工作密不可分,又與張某甲因本職工作而獲得的相關(guān)技術(shù)信息密切相關(guān),故訴爭專利申請與張某甲在成都某工業(yè)公司承擔(dān)的本職工作具有相關(guān)性。原審判決以訴爭專利申請涉及動力電池,張某甲的本職工作僅涉及傳統(tǒng)蓄電池,進(jìn)而認(rèn)為訴爭專利申請的技術(shù)研發(fā)與張某甲的本職工作無關(guān),明顯不當(dāng),本院對此予以糾正。
二審法院判決如下:
一、撤銷上海知識產(chǎn)權(quán)法院(2020)滬73知民初938號民事判決;
二、確認(rèn)浙江某控股集團(tuán)有限公司、浙江某汽車研究院有限公司系專利申請?zhí)枮?01710556586.3、名稱為“電池包加熱裝置及電池包加熱方法”的發(fā)明專利申請權(quán)共有人;
三、駁回浙江某控股集團(tuán)有限公司、浙江某汽車研究院有限公司、成都某汽車工業(yè)有限公司的其他訴訟請求。
三、裁判解析
從上述一二審法院的裁判及認(rèn)定來看,筆者認(rèn)為,對于權(quán)屬糾紛類案件,法院的審理思路可以歸納如下:
(一)注重對技術(shù)方案初始來源的事實查明和認(rèn)定
對于專利來說,任何技術(shù)方案都不會憑空產(chǎn)生。特別是處于新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,如新能源、生物醫(yī)藥、人工智能等高新技術(shù)領(lǐng)域,其專利技術(shù)方案的產(chǎn)生必定是一個完整的、有跡可循的過程,從項目論證、立項、研發(fā)、改進(jìn)到申請專利,必定會留存有大量的資料。本案中,被上訴人某科技股份公司認(rèn)為,訴爭專利技術(shù)方案比較簡單,無需“研發(fā)立項”“研發(fā)記錄”“實驗測試”等復(fù)雜過程,亦不會保留研發(fā)過程的書面記錄,這種說法顯然不具有說服力,且違背常識,反而加深了法官對專利權(quán)應(yīng)另屬他人的印象。而反觀上訴人,提供了完整的包括但不限于《備忘錄》、《項目建設(shè)協(xié)議書》、《立項書》等全套證明技術(shù)方案形成過程的證據(jù),讓法院足以確信專利技術(shù)方案來源于上訴人方。
(二)注重對“實際發(fā)明人”的確認(rèn)
依照《專利法》的相關(guān)規(guī)定,所謂專利發(fā)明人,是指“對發(fā)明創(chuàng)造的實質(zhì)性特點作出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的人?!北挥涊d為專利申請文件中的發(fā)明人,僅僅是一種推定,如果現(xiàn)有證據(jù)足以證明或推翻上述記載,則法院可依事實認(rèn)定。本案中,張某甲是訴爭專利申請文件記載的發(fā)明人,雖然在上訴人提供的部分文件中,其并不是項目負(fù)責(zé)人,但是法院根據(jù)張某甲的履職經(jīng)歷、技術(shù)背景等,認(rèn)定張某甲系訴爭專利的實際發(fā)明人。
(三)對中華人民共和國專利法第六條職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造、中華人民共和國專利法實施細(xì)則第十二條職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造中“離職后1年內(nèi)作出”的認(rèn)定則以最早進(jìn)行專利申請程序為時間節(jié)點。
本案二審法院調(diào)取了訴爭專利與專利代理公司代理人進(jìn)行交底書溝通的相關(guān)材料,并據(jù)此認(rèn)定訴爭專利的技術(shù)方案在張某甲離職后1年內(nèi)即已經(jīng)形成,從而認(rèn)定了訴爭專利與張某甲在成都某工業(yè)公司承擔(dān)的本職工作或者分配的工作任務(wù)的關(guān)聯(lián)性。
當(dāng)然,實際情形中,形成技術(shù)交底書也并不完全等于“技術(shù)方案形成”,一般來說,“技術(shù)方案形成”時間要更早與技術(shù)交底書的形成時間。只不過本案中,現(xiàn)有證據(jù)已經(jīng)足以證明訴爭專利的技術(shù)方案在張某甲離職后1年內(nèi)即已經(jīng)形成。
綜上所述,對于專利權(quán)屬糾紛類案件,應(yīng)重點梳理訴爭專利技術(shù)方案的來源及發(fā)展脈絡(luò),注重對實際發(fā)明人技術(shù)背景、研發(fā)能力及工作履歷的考察,確認(rèn)并準(zhǔn)確認(rèn)定訴爭技術(shù)方案形成的時間節(jié)點,從而準(zhǔn)確判斷是否符合專利法規(guī)定的“執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件”的要件,在遇有訴訟時作出完善的代理方案,維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。
更多交流,歡迎關(guān)注公眾號
加好友進(jìn)群邀請
獲取課程、直播、學(xué)習(xí)資料
微信掃一掃
關(guān)注該公眾號