如何消除新技術(shù)與創(chuàng)造性判斷的隔閡，避免“事后諸葛亮”，站位本領(lǐng)域技術(shù)人員獲得授權(quán)？

在專利代理工作中，與技術(shù)人員溝通以及判斷技術(shù)交底的創(chuàng)造性均為必須且重要的工作內(nèi)容；然而，在與技術(shù)人員溝通技術(shù)方案研發(fā)過程所克服的困難/解決的技術(shù)問題的時候，經(jīng)常會出現(xiàn)技術(shù)人員對于兩項技術(shù)的結(jié)合形成的技術(shù)方案的認識局限于“本領(lǐng)域目前還未有同樣的技術(shù)”，導致溝通效率低的問題，導致代理人無法很好的了解技術(shù)方案本身，進而對于創(chuàng)造性的判斷受限，最終只能基于檢索內(nèi)容采用常規(guī)的三步法判斷交底的創(chuàng)造性。

然而，三步法的第二步與第三步中，實際上均提及了“本領(lǐng)域的技術(shù)人員”，即實際上三步法的充分使用一定是基于本領(lǐng)域技術(shù)人員進行的，而僅基于所檢索到的現(xiàn)有技術(shù)進行三步法判斷創(chuàng)造性，則易忽略創(chuàng)造性的判斷需站位申請日前本領(lǐng)域技術(shù)人員，從而無法準確的比較技術(shù)交底技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別及其中的創(chuàng)造性，導致“事后諸葛亮”的問題。

同時，在審查意見的答復過程中，也經(jīng)常會出現(xiàn)本申請的技術(shù)方案對于兩項現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合是顯而易見的情況，而忽略了申請日前本領(lǐng)域技術(shù)人員所面臨的技術(shù)問題，或是實際上檢索到的現(xiàn)有技術(shù)對于本領(lǐng)域技術(shù)人員存在顯而易見的，且難以相互簡單結(jié)合的“弊端”；導致對于創(chuàng)造性的估計偏低，出現(xiàn)”事后諸葛亮“的問題。

可見，“事后諸葛亮”無論在申請文本的撰寫過程中，還是對于審查意見的答復過程中，都是需要注意的內(nèi)容；而在與技術(shù)人員溝通效率差，或是暫時沒有技術(shù)人員可以溝通的情況下，是否我們可以通過其他手段認清技術(shù)方案的創(chuàng)造性，或是發(fā)現(xiàn)審查意見對創(chuàng)造性判斷有問題的內(nèi)容，進而針對性的突出或答復，提高專利的授權(quán)前景呢？

答案當然是肯定的。

在此，筆者將分享一個審查意見答復案例，結(jié)合案例說明如何避免或答復“事后諸葛亮”。

案例技術(shù)方案：

一種化合物C-4的制備方法，路徑如下所示：

審查意見認為對比文件可以總結(jié)出以下啟示：

D1給出了C-4的制備方法，然而根據(jù)D2將D1中化合物12的含S取代基替換為本申請的Cl是不需要創(chuàng)造性勞動的；而D3給出了與本申請化合物C-1具有相似結(jié)構(gòu)化合物的氨基可以發(fā)生取代反應(yīng)的技術(shù)啟示，同時還給出了與本申請化合物C-1具有相似結(jié)構(gòu)化合物的制備方法。

綜上所述，審查意見認為本領(lǐng)域技術(shù)人員可以通過D2給出的技術(shù)啟示更換D1中化合物12通過逆合成分析方法，按照D3公開的內(nèi)容制備化合物C-1并經(jīng)過結(jié)合D3給出的技術(shù)啟示通過兩步取代反應(yīng)得到本申請的技術(shù)方案。

而審查意見中確認的技術(shù)問題為：提供一種不同的化合物C-4合成方法。

初看審查意見的陳述的內(nèi)容，會發(fā)現(xiàn)按照審查意見的思路“似乎”可以得到本申請的技術(shù)方案，從而解決本申請的相比于D1解決的“技術(shù)問題”。

然而站位申請日前本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度，再次閱讀審查意見，會發(fā)現(xiàn)事實上并非如此簡單：

作為一個化工合成領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)人員，即便以解決審查員認定的技術(shù)問題為目的，在已知要合成的化合物C-4的 結(jié)構(gòu)式的情況下，必然是遵循本領(lǐng)域的化合物合成的方法進行。

因此，首先通過檢索找到了逆合成分析的思路，簡單來說，逆合成分析是將目標產(chǎn)物的化學鍵進行一步步的切斷，進而分析得到不同的起始原料及合成方法，因此往往通過確定骨架的構(gòu)成，聯(lián)想官能團的形成難易度，確定實際切斷骨架上的重點官能團，最終得到化合物的合成路線及反應(yīng)原料。

按照上述思路進行分析可知，本申請僅從骨架化合物C-1的確定方面，便與D1采用的化合物9產(chǎn)生了顯著的差異，在骨架化合物不一致的情況下，根據(jù)前述的逆合成分析的思路，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以知曉，在實際的逆合成過程中，切斷何種化學鍵以及在何種先后順序切斷是本領(lǐng)域技術(shù)人員需要實際處理的問題。

進一步分析每一步所切斷的化學鍵，如：本申請的化合物C-1到化合物C-2反應(yīng)步驟，出現(xiàn)了兩個O-H鍵的斷裂，同時出現(xiàn)了兩個連接有O官能團C原子間的N-H鍵的斷裂；而D1的化合物9到化合物11則是伴隨著一個C-N鍵的斷裂，以及一個連接有O官能團C原子及連接有乙硫基的C原子間的N-H鍵的斷裂；同時二者N-H鍵斷裂后連接的新的取代基不同。

可見，仔細考察逆合成中的各個細節(jié)，其實本申請逆合成思路與D1具有顯著差異；同時根據(jù)本領(lǐng)域公知，相鄰的官能團對于化學鍵的斷裂是具有顯著影響的，此時只需要針對性的詢問技術(shù)人員上述化學鍵斷裂間的差異，并搜集相關(guān)的證據(jù)，便可以充分的答復審查審查意見。

因此，在答復陳述中，結(jié)合技術(shù)人員的陳述，詳盡的從氯鄰位胺基連接的基團對于氯的縮合作用，以及涉及的烷基類基對氯縮合反應(yīng)影響較小；突出本申請氯鄰位胺基上連接的2,4,5-三氟苯甲基，及對位類芐胺基團，均為吸電子基團，兩者均不利于縮合反應(yīng)，相比對比文件D2縮合難度更大；并進一步說明本申請通過先選擇性進行氯對位胺的縮合再進行氯鄰位胺縮合所克服的問題及優(yōu)點，最終結(jié)合一系列分析陳述突出本申請與對比文件的不同，最終順利取得授權(quán)。

最后做一下總結(jié)，雖然真正的站位本領(lǐng)域技術(shù)人員是一件較為困難的事情，但我們?nèi)钥梢詮囊韵聝蓚€點的去查找資料或與技術(shù)人員溝通，提高對本領(lǐng)域技術(shù)人員的理解：

1.盡可能的細化技術(shù)方案中每一步可能遇到的技術(shù)問題；

2.是否技術(shù)方案中一部分技術(shù)特征解決了潛在的技術(shù)問題，導致雖然技術(shù)方案整體解決的技術(shù)問題與對比文件相同或相似，但實際還解決了其他完全不同的、潛在的技術(shù)問題。

站位本領(lǐng)域技術(shù)人員的技巧是多方面的，仍需在實踐中進行探索及學習，在本文的最后，分享一個案例，對本文進行補充：

【十大案件】評析“發(fā)光裝置及顯示裝置”發(fā)明專利無效宣告請求案-本領(lǐng)域技術(shù)人員水平的確定和技術(shù)啟示的判斷。